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刘良勇:知识产权中的确认不侵权之诉讼管辖权规定之修正

发布日期:2020-04-10
刘良勇

北京德和衡律师事务所

高级联席合伙人



在知识产权领域,存在确认不侵犯专利权诉讼、确认不侵犯商标权诉讼和确认不侵犯著作权诉讼等特殊的诉讼,这些确认不侵权之诉可能会存在与其相对应的侵权诉讼。但是,在司法实践中,经常会发生被控侵权人和权利人分别在不同的法院先后提起确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼。当事人因担心各地法院审判尺度不统一,同案不同判,导致不利于自己的后果,或因为了在诉讼过程中便于与法官沟通等各种原因,企图争得管辖权,希望将案件移送本地法院审理。由此,当人民法院受理案件后,一方当事人往往会对另一方当事人所提起诉讼的管辖权提出异议,从而便产生管辖权争议。以下基于确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼来探析确认不侵权诉讼和侵权诉讼之间的管辖权规定及(2019)最高法知民辖终2号管辖权异议裁定对现有规定的修正问题。





一、确认不侵犯专利权诉讼之管辖权


确认不侵犯专利权诉讼是指原告认为专利权人或其利害关系人[1]的警告使其正当权利受损,而专利权人或利害关系人又未在合理的期限内撤回警告也不提起诉讼,原告提出的以确认其有关行为未侵犯涉案专利权为主要诉请的诉讼。


自2000年9月南京市中级人民法院受理了国内确认不侵权之诉第一案[2]以来,确认不侵犯专利权诉讼时有发生。但是,除最高院的第〔2009〕21号司法解释(法释〔2009〕21号)[3]之外,法律、法规对于请求确认不侵权诉讼尚无明确规范,对于确认不侵犯专利权诉讼之管辖权更无明确规定。


就法释〔2009〕21号而言,虽然其对人民法院应当受理确认不侵犯专利权诉讼的条件做了相应的规定,但是并没有涉及确认不侵犯专利权诉讼的管辖权问题。在司法实践中,对于确认不侵犯专利权诉讼之管辖权,仍然沿用最高人民法院《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》(【2004】民三他字第4号)中的相关规定,即“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷,应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖”。


司法实践中,对于确认不侵犯专利权诉讼之管辖权,仍然根据法释(2001)21号涉及专利侵权诉讼的管辖权相关规定予以确定,即:因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖,其中侵权行为地包括专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地和专利方法使用行为的实施地。


由于确认不侵犯专利权诉讼和与其相对应的为专利侵权诉讼所针对的侵权行为具有一致性,其中专利侵权诉讼中的被告住所地正是确认不侵犯专利权诉讼中的原告住所地。因此,按照目前关于确认不侵犯专利权诉讼地域管辖的规定,在确认不侵犯专利权诉讼的原告选择其住所地的管辖法院进行起诉时,该管辖法院与专利侵权诉讼中的被告住所地的管辖法院相一致。可见,原告可以在其所在地的法院提出确认不侵犯专利权诉讼。





二、确认不侵犯专利权诉讼

和专利侵权诉讼管辖权之争


专利侵权诉讼是与确认不侵犯专利权诉讼相对应的侵权诉讼。根据上述对确认不侵犯专利权诉讼之管辖权的分析,两者的管辖权均适用被告住所地和侵权行为地原则。由于侵权行为地包括专利产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地和专利方法使用行为的实施地,从而会出现侵权行为地和被告住所地不一致的情况。


因此,当事人为争夺有利于自身的管辖地法院,通常会出现确认不侵犯专利权诉讼原告在其住所地法院提起诉讼,而专利权人或其利害关系人选择被告住所地法院(确认不侵犯专利权诉讼原告住所地法院)之外的侵权行为地法院提起专利侵权诉讼,从而出现了基于同一事实的案件由不同法院进行审理,导致重复审判的情况。此种情况,首次出现在在本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案(以下简称“双环汽车案”)中。


在双环汽车案中,河北省石家庄市中级人民法院(石家庄中院)于2003年10月16日立案受理的石家庄双环汽车股份有限公司诉本田技研工业株式会社确认不侵犯涉及本田技研工业株式会社名称为“汽车”的01319523.9号外观设计(以下简称“汽车外观设计”)专利权纠纷案,北京市高级人民法院(北京高院)于2003年11月24日立案受理的本田技研工业株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司侵犯上述汽车外观设计专利侵权纠纷案(以下统称“汽车外观专利案”)。同时,北京高院于2003年11月24日还立案受理了本田技研工业株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司侵犯涉及名称为“汽车保险杠”的01302609.7号和01302610.0号外观设计(以下简称“汽车保险杆外观设计”)专利侵权纠纷案(以下统称“汽车保险杆外观专利案“),以及石家庄中院在2003年10月16日立案受理的确认不侵犯专利权诉讼案中还受理了石家庄双环汽车股份有限公司增加的确认不侵犯上述两个汽车保险杆外观设计专利的诉讼请求。由此,出现了针对汽车外观设计专利和汽车保险杆外观设计专利的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼均分别由不同的法院管辖,产生了管辖权争议。


在此之前,由于既没有相关的法律、法规予以明确规定,也没有先例可遵循,于是北京高院和石家庄中院的上级法院河北省高级人民法院分别向最高人民法院提交了《关于本田技研工业株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案管辖权问题的请示》和《关于石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵犯专利权纠纷一案管辖争议问题的请示报告》。最高人民法院经研究后,于2004年6月24日发出《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》(【2004】民三他字第4号)。


在【2004】民三他字第4号通知中,最高人民法院认为:对于汽车外观专利案,石家庄中院立案受理时间早于北京高院;对于汽车保险杆外观专利案,从当事人未交纳案件受理费的事实和签收有关送达回证的日期看,不能表明石家庄中院在北京高院立案受理专利侵权诉讼案件之前已经实际依法受理了该增加的诉讼请求。由此,最高人民法院确定,根据石家庄中院和北京高院分别受理汽车外观专利案和汽车保险杆外观专利案的时间顺序,北京高院将汽车外观专利案的管辖权转移给石家庄中院,而石家庄中院将汽车保险杆外观专利案的管辖权转移给北京高院[4]


至此之后,在涉及确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼的管辖权争议案件中,各级法院均遵循最高人民法院在【2004】民三他字第4号通知中的按照立案受理时间顺序确认管辖权的规定[5]。同时,除了专利纠纷领域,诸如商标、著作权等其他知识产权领域,各级法院在处理确认不侵犯权诉讼和侵权诉讼的管辖权争议案件时,也均遵循最高人民法院在【2004】民三他字第4号通知中对管辖权的规定[6]





三、【2004】民三他字第4号通知

所确立的管辖权规定之修正


诉讼管辖的主要目的是为了方便当事人进行诉讼,方便法院进行审判,以及保障案件的公正审判和切实维护当事人的合法权益[7]。然而,【2004】民三他字第4号通知中的关于管辖权的规定仅根据相应法院的立案受理的时间顺序来确定,但是,单纯考虑立案受理的时间顺序,有时会无法体现诉讼管辖为了方便当事人进行诉讼和方便法院进行审判的主要目的,从而违背设立诉讼管辖制度的本意。因此,有必要对【2004】民三他字第4号通知中的有关管辖权规定进行适当地修正。在最高人民法院于2019年11月1日针对联奇开发股份有限公司与上海宝冶集团有限公司等侵犯发明专利权纠纷案(以下简称“联奇案”)的管辖权异议所做出的民事裁定书[8](以下简称“管辖权异议裁定书”)中,对【2004】民三他字第4号通知中的关于管辖权的规定做出了修正。


在联奇案中,联奇开发股份有限公司(以下简称“联奇公司”)于2018年11月14日针对上海宝冶集团有限公司(以下简称“宝冶公司”)、超视堺国际科技(广州)有限公司(以下简称“超视堺公司”)、中国建筑一局(集团)有限公司(以下简称“中建一局”)、柏诚工程股份有限公司(以下简称“柏诚公司”)、江西汉唐系统集成有限公司 (以下简称“汉唐公司”)、中国电子系统工程第二建设有限公司(以下简称“中电二建”)等的“奇氏筒”产品及其施工方法向广州知识产权法院同时提起两起涉及第ZL200410048826.1号、名称为“混凝土楼板预留开孔的成型装置”(以下简称“产品专利”)和第ZL200810083903.5号、名称为“一种混凝土楼板预留开孔的施工方法”(以下简称“方法专利”)的专利侵权诉讼。


但是,联奇案中上海宝冶集团有限公司的被诉侵权产品来自于上海惠亚铝合金制品有限公司(以下“简称惠亚公司”),该被诉侵权产品的生产、销售商惠亚公司于2018年7月24日向上海知识产权法院提起确认上述“奇氏筒”产品不侵犯上述产品专利的诉讼,而且上海知识产权法院已经受理此案并进行了审理。因此,宝冶公司认为上海知识产权法院已经受理惠亚公司诉联奇公司确认不侵害专利权纠纷一案,惠亚公司又是联奇案中的被诉侵权产品的生产、销售商,联奇案应当移送上海知识产权法院一并审理,并由此向广州知识产权法院提出了管辖权异议。


广州知识产权法院经审查认为,产品专利案和方法专利案均为侵害发明专利权纠纷,由于其中一被告超视堺公司的住所地位于广州市增城区,属于广州知识产权法院管辖范围之内,而且广州市增城区为产品专利案和方法专利案的侵权行为地,广州知识产权法院依法对该两案具有管辖权,从而驳回宝冶公司的管辖权异议请求。


宝冶公司不服广州知识产权法院的管辖权异议的裁定,上诉至最高人民法院知识产权法庭。最高人民法院知识产权法庭于2019年11月1日对宝冶公司的上诉请求做出裁定。在管辖权异议裁定书中,最高人民法院知识产权法庭认为,若仅单纯考虑此两案立案受理时间顺序情况,根据【2004】民三他字第4号通知的规定,产品专利案因与上海知识产权法院受理的确认不侵犯专利权案件涉及同一产品专利,可移送立案在先的上海知识产权法院合并审理。但是,最高人民法院知识产权法庭基于综合考虑本案实际情况,从有利于保障和便利当事人诉讼,有利于人民法院公正高效审理案件出发,最终认为本案不宜移送至上海知识产权法院审理[9]


最高人民法院知识产权法庭在管辖权异议裁定书中还指出:上海知识产权法院受理的确认不侵犯专利权案件涉及产品专利,并未涉及方法专利,从便于当事人诉讼的原则出发,从三起案件当事人的具体情况来看,若将相关案件移送至上海知识产权法院审理,所移送的案件只涉及产品专利,因方法专利侵权诉讼仍应由广州知识产权法院审理,将发生六被告以及联奇公司都分别在上海、广州两地参加诉讼的情况,当事人为参加诉讼都将投入更多的时间和更高的经济成本;如果两起专利侵权诉讼均在广州知识产权法院审理,相对而言更有利于节约当事人诉讼成本,符合诉讼经济原则,也更便于多数当事人参加诉讼;从便于人民法院公正高效行使审判权的原则出发,考虑到广州知识产权法院还受理了与产品专利关联度较高的有关该产品专利施工方法的侵权案件,且已在其辖区内对该项目中使用的“奇氏筒”产品和施工方法进行了证据保全,本案由广州知识产权法院审理既便于当事人诉讼,也便于人民法院查明案件事实并依法裁判和执行,从而确保公正、高效地审结案件[10]


此外,最高人民法院知识产权法庭还考虑到,涉及产品专利的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼分别由上海知识产权法院和广州知识产权法院审理是否会出现冲突问题。最高人民法院知识产权法庭认为,根据当前的专利诉讼司法程序,因其上诉统一由最高人民法院知识产权法庭审理,如果两法院的审理出现冲突,该问题能够通过上诉机制予以解决。可见,现行的专利诉讼司法程序为对【2004】民三他字第4号通知所确立的管辖权规则的修正提供体制上的保障。


因此,最高人民法院在(2019)最高法知民辖终2号管辖权异议裁定书中从方便当事人诉讼、法院审判以及裁判的执行等角度出发,对仅单纯考虑立案受理时间顺序的【2004】民三他字第4号通知中有关管辖权规定进行了修正,从而完善了确认不侵权诉讼和侵权诉讼的管辖权规定。





四、结  语


确认不侵犯专利权诉讼是知识产权领域比较特殊的诉讼,其以权利人未提起诉讼为条件,目的是为了防止知识专利权人仅通过发警告函而非侵权诉讼的方式,干扰被控侵权人的正常经营活动。在司法实践中,经常出现权利人在法院提起侵权诉讼时,被控侵权人已经在其他法院提起确认不侵权诉讼。但是,由于权利人确实提起了侵权诉讼,并非仅采用非侵权诉讼的方式干扰被控侵权人的正常经营活动,这也就达到了确认不侵犯专利权诉讼的目的。因此,在这种情况下,对于如何确定管辖权,不应仅仅只考虑立案受理的时间顺序问题,还应考虑有利于保障和便利当事人诉讼、有利于人民法院查明案件事实以及有利于法院裁决的执行。


最高人民法院在联奇开发股份有限公司与上海宝冶集团有限公司等侵犯发明专利权纠纷案中对管辖权的裁定,进一步完善了【2004】民三他字第4号通知所确立的管辖权规则,真正体现了诉讼管辖是为了方便当事人诉讼,方便人民法院查明案件事实以及方便法院裁决的执行。


虽然联奇开发股份有限公司与上海宝冶集团有限公司等侵犯发明专利权纠纷案涉及确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼之间的管辖权之争,但是其所确立的规则同样商标权、著作权等其他知识产权案件,如同【2004】民三他字第4号通知中的有关管辖权规定,其也应适用于其他知识产权案件中涉及确认不侵权诉讼和侵权诉讼之间的管辖权争议。


注释:

[1] 专利侵权诉讼中的利害关系人指专利独占实施许可合同的被许可人、专利排他实施许可合同的被许可人以及专利权人明确赋予起诉权的专利普通实施许可合同的被许可人。

[2] 苏州龙宝生物工程实业公司诉苏州朗力福保健品有限公司确认不侵犯专利权纠纷案。

[3] 法释〔2009〕21号:第十八条 权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。

[4] (2004)民三他字第4号。

[5] (2019)最高法知民辖终88号、(2018)苏民辖终239号、(2017)苏民辖终303号、(2011)浙辖终字第120号、(2011)闽民终字第534号。

[6] 涉及商标:(2018)最高法民终341号、(2016)鄂12民初56号之三、(2010)浙辖终字第83号;涉及著作权:(2011)陕民三终字第6号。

[7] 《第一审民事案件原则上应由基层法院统一行使管辖权》,法律适用,2007年第6期 。

[8] (2019)最高法知民辖终2号。

[9] (2019)最高法知民辖终2号。

[10] (2019)最高法知民辖终2号



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刘良勇,北京德和衡律师事务所合伙人/律师/专利代理师,具有应用物理和法律硕士双重教育背景,具有十五年以上的专利侵权诉讼、专利无效、专利申请经验,曾为美国高通公司、ABB公司、希森美康、惠而浦、霍尼韦尔、通用电气、美团、央视、中粮、中国移动多家著名的跨国公司和国内公司提供知识产权服务,并在知产力、ABA Journal等杂志上发表过多篇专业文章。2015年被《亚洲法律与实践》杂志评选为知识产权领域“杰出律师”, 2017年被《Legal500》杂志评选为知识产权推荐律师。


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