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林倩、刘科科:涉外“定牌加工”知识产权边境保护的 若干问题

发布日期:2020-03-30

作为国际贸易链的生产端,“贴牌生产”或者“定牌加工”一直都是我国制造业的重头戏,从国际知名奢侈品LV、GUCCI、PRADA,到手机电器苹果、三星、LG等,大多数的代工厂都在中国。

涉外“定牌加工”知识产权边境保护中各方的是非曲直,一直以来都是海关执法,以及法院司法争议的焦点。作为境外的商标权人、境内的商标权人和国内代工厂,各方均各有不同的利益诉求。以下,我们从知识产权和海关法律的双重视角,透过涉外定牌加工的起因,一起来了解一下各方争议的焦点究竟是什么,以及企业应如何正确应对定牌加工的知识产权侵权纠纷。

问题一:境外合法商标权人委托加工的产品,出口时为何被海关扣货?

经常会有从事加工贸易的企业来咨询:境外的合法商标权利人,和国内代工厂签订正式委托加工合同,相当于出具了合法的授权手续,货物加工完成后正常申报出口,海关为何可以扣留?

这种情况下海关扣货的主要原因是:商标权的地域性。和其它知识产权一样,商标权具有严格的地域性,在某单个国家取得的商标权只能在该国获得保护,其他国家并不当然承认其权利。

举个例子,“ABCD”商标的权利人在美国拥有合法使用权,如果该权利人未在中国注册该商标,而该商标在中国被别人注册,则可能会出现美国的“ABCD”牌摩托车和中国的“ABCD”牌摩托车。一般情况下,美国的“ABCD”牌摩托车不会对中国的消费者造成混淆,而美国的消费者可能也不会知道中国的“ABCD”摩托车,两者相安无事,直到美国“ABCD”牌摩托车的权利人授权中国的加工厂生产“ABCD”牌摩托车并全部出口回美国。这时中国的“ABCD”商标权利人向海关申请扣留货物,就会出现境外合法商标权人美国“ABCD”商标权人委托加工的产品,从中国出口时被海关扣货的情况。

再用美国NIKE和西班牙NIKE的例子来说明定牌加工可能引发的法律风险。大家都知道,著名的“NIKE”(耐克)品牌,公司总部1978年成立于美国。但早在1932年,NIKE(耐克)商标在西班牙即开始被使用,其商标权被一家西班牙公司合法享有。所以,当委托人拿着西班牙NIKE公司的授权委托书,委托中国境内的代工厂生产NIKE(耐克)品牌的滑雪服准备出口到西班牙时,被中国海关依美国耐克国际有限公司的申请扣留了该批出口货物。国内代工厂、出口经营单位以及西班牙耐克的授权方,均被质疑涉嫌构成商标侵权行为。这是一起典型的涉外定牌加工知识产权边境保护案件。一审法院判决原告方美国耐克国际有限公司胜诉,包括西班牙CIDESPORT公司,中国浙江某进出口公司和浙江某制衣厂在内的三家被告必须立即停止侵权行为,并且赔偿侵权损失30万元人民币。

从这起典型案例中我们可以看出,在涉外定牌加工的商务活动中,代工厂需要在签订合同之前尽到合理审查义务,当拿到比较大的定单的时候,要对方出示商标授权的同时,也需要做相关的商业调查,查清楚在中国有没有权利人在同一类别中注册了同样或类似的商标。

问题二:涉外定牌加工案件,海关如何行使知识产权边境执法保护权?

海关暂扣货物分为两种,依职权和依申请。涉外定牌加工的商标权争议,一类是国内注册商标权利人发现出口货物有侵犯其注册商标权嫌疑,在发现货物出口时,向海关提出扣留申请。另一类是海关依职权主动对非备案商标权利人出口的货物进行扣留,行使知识产权边境保护的执法权。

海关的执法流程如下图所示:

1、启动扣货程序。依职权调查处理是指在海关的执法实践中,在出口申报环节,海关发现出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的,通知知识产权权利人,权利人提出申请并提供担保的,海关应当扣留侵权嫌疑货物。依申请扣货则是由境内权利人或者权利人委托的律师发起,向海关提出申请扣留侵权货物申请并提供货物等值担保。

2、调查和认定。依职权调查处理的案件,海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑并通知权利人后,权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的,海关应当自扣留之日起30个工作日内对被扣留的侵权嫌疑货物是否侵犯知识产权进行调查和认定,海关在30个工作日内不能认定的,会将调查结果书面通知权利人。依申请扣货的案件海关不对侵权与否进行调查处理,申请人应尽快向法院起诉,如海关未在20个工作日内收到协助扣货的通知,则海关应当放行扣留货物。

3、认定侵权或不能认定侵权后的处理。只有海关依职权处理的案件,才会进入海关调查处理及认定流程。海关对于侵权案件的处理,需经过海关调查,并认定被扣商品构成侵权,才转入行政处罚程序。如果海关不能认定构成侵权,权利人应当向人民法院申请采取责令停止侵权行为,或者申请财产保全措施。

问题三:涉外定牌加工案件,海关执法和法院审查如何衔接?

涉外定牌加工的问题,海关作为行政执法部门行使知识产权边境保护的行政权力,负责扣留涉嫌侵权货物,并且有权调查认定是否构成侵权,认定构成侵权的,依法予以行政处罚。海关审查的主要依据是出口行为人是不是知识产权的权利人,或者是否获得了权利人的授权。

一般的商标侵权事项,海关在调查期内较为容易判定商品是否侵权。而涉外定牌加工的商品,海关很难在调查期作出侵权与否的判定。所以对于涉外定牌加工商品,海关在扣留货物以后30个工作日的调查期内,通常不会作出构成侵权认定,但权利人还可以通过司法的渠道来救济。

涉外定牌加工的案件中,在行政机关不能作出侵权与否的判定时,法院通过当事人提起的确认侵权之诉或者确认不构成侵权之诉来做具体判定。如果权利人认为涉外定牌加工的产品构成侵权,应尽快向法院提起侵权之诉,并要求侵权人赔偿经济损失。

问题四:企业应如何应对侵权之诉?

如果权利人和涉嫌侵权人双方争议不能通过和解解决,一旦进入诉讼程序,长达数年的一审、二审诉讼,将会对企业的正常生产、经营造成严重的间接影响。同时货物被海关扣留,无法按时发货导致违约、工厂停工等一系列的不利后果,会对企业造成比较严重的直接负面影响。

通过对具有代表性的各级人民法院几十宗涉外定牌加工案件的梳理,分析法院的裁判理由及其论证思路,我们对境外权利人、境内代工企业或者经营单位的建议是,应对侵权之诉,关键问题是证明涉外定牌加工的行为,不是商标法意义上使用商标权,加工生产行为不会让境内的消费者产生混淆或者误认,不会对境内权利人造成实际损害等。 

问题五:涉外定牌加工企业如何预防法律风险?

涉外定牌加工,是整个国际贸易链条中的一环,分析定牌加工是否构成侵权,需要从签订加工合同、采购加工物料、贴牌加工生产、返销申报出口等各个环节来综合研究,结合境内外两个不同法域的法律规定和司法惯例,作出分析判定。

根据目前的海关执法和法院司法实践,一般倾向于不将严格意义上的涉外定牌加工定性为侵权,但涉外定牌加工企业,仍需在上述各个环节尽到合理的注意义务,并进行合规审查,避免侵权纠纷的产生。

境内代工厂与境外委托方签订加工合同时,需要对境外委托方是否有品牌授权进行合理审查,尽到注意义务。另外,如委托加工合同中,双方还应当约定如果出现货物被海关查扣,如何承担相应法律责任的条款。

同时,面对境内商标恶意抢注企业的侵权之诉,境内代工企业应当调整战略,易攻为守,主动提起确认不构成侵权之诉,并主张扣留货物造成的经济损失,可以大大增强侵权之诉中的主动地位。

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林倩律师,北京德和衡律师事务所高级合伙人,公众号“老林说法”撰稿人,《老林说法》专著作者,原海关总署资深法律专家,中国政法大学兼职教授。长期从事海关调查、缉私和法制工作,具有丰富的海关执法工作经验,并具深厚的法学理论功底,曾经是多部海关行政法规、规章和执法规范性文件的牵头起草者,现为进出口贸易和海关法律业务领域的专家型律师。

林倩律师曾经服务过的客户包括:中石油、泰科电子、梅赛德斯奔驰、松下电子、阿里巴巴一达通、惠科金扬、日照钢铁、艾默生、大陆汽车和铁科克诺尔等。

联系方式

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邮箱:linqian@deheng.com

刘科科律师,北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。刘律毕业于北京大学法学院,先后在北京大学获得法学学士、刑事诉讼法硕士学位。刘律师有8年的海关总署公职律师经历。在加入北京德和衡律师事务所之前,刘科科律师曾于2002年至2016年在海关总署调查局、稽查司等司局工作,于2016年至2017年在京东集团担任法律政策高级顾问。刘律师的主要业务领域是海关与国际贸易、进出口业务;跨境电商;互联网电商;行政复议与行政诉讼。从业前曾参与办理案值1000万以上的重大、疑难、复杂的海关走私违规案件100余起。其所撰写的《中国侦查阶段犯罪嫌疑人权利的保障》曾获北京大学法学院优秀论文。

刘律师熟悉涉及进出口贸易的各类法律、行政法规、规章和规范性文件,曾参与《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》、《中华人民共和国海关稽查条例》、《中华人民共和国海关稽查条例实施办法》、《中华人民共和国海关企业分类管理办法》、《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》起草调研,曾参与《海关行政处罚案例汇编》等教材和书籍的编写工作,参与跨境电子商务相关立法调研、政策研究及制度改革事宜,对《电子商务法》(草案)、《网络安全法》、《反不正当竞争法》等互联网电子商务相关法律、政策等有深入研究,参与互联网电商大数据行业调研并撰写研究报告。

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