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刘良勇:多主体实施方法专利直接侵权判定之探析

发布日期:2020-03-26

在一些特定领域,如网络通信领域,具有互联互通、信息共享、多方协作等特点,就决定了这些领域中存在涉及多个主体参与实施的方法专利,且这些方法专利的权利要求有时会被采用由多个主体参与实施的方式来撰写。如果按照专利侵权判断的单一主体规则,即应当以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征作为专利侵权的必要条件,那么仅实施方法专利部分功能的行为将难以被认定为侵害专利权的行为,从而专利权人的利益难以得到相应的法律保护。

对于上述的不足之处,虽然司法实践中通过建立比如帮助侵权或诱导侵权等间接侵权判定原则,以此来弥补单一主体规则在侵权判定方面的不足。然而,间接侵权判定原则是以直接侵权的发生为前提条件,没有直接侵权行为发生的情况下,不存在间接侵权。在一些涉及多主体实施的方法专利的专利侵权案子中,可能不存在一个可归责的主体实施所有的步骤,即不存在直接侵权行为,从而也就无法适用间接侵权判定原则予以救济。可见,即使间接侵权判定原则的存在,其也仍然无法完全弥补单一主体规则在侵权判定方面的不足。如何使这些不存在一个可归责主体的多主体实施方法专利能得以相应的法律保护,中美两国的司法实践先后确立了相应的判定规则,以对单一主体规则在侵权判定方面的不足予以弥补和扩充。

一、“控制或引导”的标准

1、“控制或引导”的标准首次提出

在BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.一案[1](以下称“BMC案”)中首次提出了“控制或引导”(control or direct)的标准。

该案原告BMC Resources, Inc. (以下称“BMC”)拥有两个方法专利,分别为NO. 5718298及NO. 5870456,其中NO. 5870456专利的权利要求6为一种多主体实施的方法权利要求,其内容如下:

一种通过收款方的代理系统并且使用和至少一个远程支付卡网络连接的电信网络线路来支付账单的方法,在该系统中,呼叫者启动会话,使用电信网络线路来初始化面向收款方的自发支付交易,该方法包括以下步骤:

提示呼叫者从一个或多个需要支付的信用单据或账单中选择一个支付数字;

提示呼叫者输入支付交易的支付数额;

接入与输入支付数字相关的远程支付网络;

所接入的远程支付网络确定在此次会话中是否有足够的信用或者资金存在于和输入支付数字相关的账号中来完成支付交易,确定在相关账号中存在足够的信用和资金时,向与输入支付数字相关的账号收取支付金额,将支付金额添加进和支付数字相关的账号中,将账号、支付数字、交易金额等信息保存在系统中的交易文件中。

该权利要求6的实现场景为下图所示:

呼叫者12拨入电信支付系统10(代理系统),呼叫者被要求输入要支付账单的接入码(支付数字),该接入码对应确定的收款方,并且将该电信支付系统激活,开始语音对话,(例如,“你已选择对XX的账单进行支付,如果正确并且希望将继续请按1,如果错误请按2”)。如果错误,呼叫者将被要求输入其他接入码,或者结束电话。如果接入码正确,下一步将要被输入支付账单的账号。可以输入借记卡号(例如,“您输入的卡号为XX,正确请按1,错误请按2”)。电信支付系统10然后会指导呼叫者输入支付金额,并请呼叫者确认(例如,正确请按1,错误请按2),当交易被呼叫者确认之后,电信支付系统10会建立一个授权请求并发送到借记卡网络20(远程支付网络),当该交易被授权后,发卡金融机构22执行从相关的账号支付金额操作,电信支付系统向呼叫者反馈, 至此完成了一个完整的交易过程。

被告Paymentech, L.P. (以下称“Paymentech”)是一家提供金融转移支付服务的机构,于2002年开始将这种无须个人验证码的借记交易处理方法引进市场,其过程如下:客户使用IVR致电商户支付账单,商户向客户收集支付信息并发送给Paymentech,Paymentech将信息传送到参与的借记网络,借记网络将信息转发给附属金融机构,金融机构授权或拒绝交易,如果授权,则根据商户收集的支付信息向客户账户收费,有关交易状态的信息从金融机构转递到借记网络,然后通过Paymentech传递到通知客户交易状态的商户。

可见,Paymentech并没有实施全部的方法步骤,其仅执行整合交易信息并把交易信息传递给借记网络,以及将交易状态的信息传递给商户,其它的步骤由商户、远程支付网络及发卡金融机构实施。因此,Paymentech仅实施了权利要求6中的部分步骤,并没有实施其所有步骤。

地区法院审理后认定,由于该案中Paymentech并未亲自实施专利的所有步骤,而且BMC未提供证据证明远程支付网络及发卡金融机构是在Paymentech的控制或引导下实施其它步骤,因此,地方法院判决Paymentech不构成直接侵权[2]

BMC不服地区法院的判决,上诉至美国联邦巡回上诉法院(简称CAFC)。CAFC在二审的判决中明确指出,在缺乏Paymentech对账单支付网络及金融机构进行引导或控制的证据情况下,Paymentech没有实施权利要求中的所有特征,在这种情况下, Paymentech不对另一方的行为承担责任[3]

根据在BMC案中所提出的“控制或引导”(control or direct)标准,必须证明一方控制或引导(control or direct)了另一方的行为,才能认定直接侵权。

然而,BMC案虽然提出了“控制或引导”(control or direct)的标准,但是其并没有涉及如何将这个标准进行量化和对适用的细节进行规定。

2、“控制或引导”标准的完善

在BMC案后的另一个具有里程碑意义的案件是Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.一案(以下称“Muniauction案”)[4],在此案中则将“控制或引导”这个标准进一步量化,并对适用的细节进行了完善。

该案原告Muniauction, Inc. (以下称“Muniauction”)拥有涉及一种拍卖地方政府债券的方法专利(No.6,161,099),其中权利要求1为一种多主体实施的方法权利要求,其内容如下:

在电子拍卖系统中,包括具有显示器的发行人的计算机和具有输入设备和显示器的至少一个投标人的计算机,所述投标人的计算机位于所述发行人的计算机的远端,所述计算机连接到至少一个电子网络,用于在所述计算机之间通信数据消息,一种用于拍卖固定收益金融工具的电子拍卖方法,包括:

通过所述输入装置将与至少一个固定收益金融工具的至少一个报价相关联的数据输入到所述投标人的计算机中;

至少部分基于所述输入数据自动计算至少一个利息成本值,所述自动计算的利息成本值指定表示与所述至少一个固定收益金融工具相关联的借款成本的利率;

通过在所述至少一个电子网络上从所述投标人的计算机传送所述输入数据中的至少一部分来提交所述报价;以及

通过所述至少一个电子网络向所述发行人的计算机传送与所述提交的报价有关的至少一条信息,并在所述发行人的计算机显示器上显示与所述报价有关的信息,包括所述计算的利息成本值,

其中,使用web浏览器执行输入步骤、自动计算步骤、提交步骤、通信步骤和显示步骤中的至少一个。

该权利要求1的实现场景为下图所示:

市政当局(“发行人”)通过计算机14向承销商(“投标人”)发行债券,承销商通常通过计算机14对整个债券发行进行投标和购买,即全部或不投标,然后再向公众转售个别债券。拍卖人配备有连接到诸如因特网12的网络的计算机/服务器10。拍卖人通过可以让计算机14 (投标人或发行人)访问的服务器10在因特网上维护一个网站。每个计算机14配备有传统的网络浏览软件,以访问拍卖人的网站。拍卖人维护网站,从中可以获得有关要拍卖的债券的信息。投标人14通过传统互联网浏览器访问网站10参与拍卖,并通过一系列屏幕引导,这些屏幕执行验证用户身份、协助用户准备出价、验证出价是否符合拍卖规则的功能,在拍卖过程中向投标人14显示所选择的与所收到的投标有关的投标信息,并通知投标人拍卖剩余的时间。投标人14可以选择在提交报价之前确认其报价的准确性。拍卖人可以通过网络12查看竞拍历史,确定胜出者并通知胜出者,并通过网络12向竞拍人和观察者展示选定的拍卖结果。

被告Thomson Corp.(以下称“Thomson”)运营一种类似的使用普通浏览器进行的线上投标平台,而不是专门的计算机网络,其并未执行该权利要求1的全部步骤,因为“通过所述输入装置将与至少一个固定收益金融工具的至少一个报价相关联的数据输入到所述投标人的计算机中”这个步骤是由投标人来实施的。

CAFC在其判决中认定, Thomson既没有执行所主张方法权利要求中的所有步骤,也没有另一方代表其执行所有步骤,而且Muniauction也没有认定Thomson可能对投标人的行为承担替代责任的法律理论。因此,Thomson没有侵犯专利权。

同时,CAFC在其判决中明确指出,根据BMC案,如果法律习惯地认为被诉直接侵权人对另一方所实施的行为负有替代责任,且该行为被要求完成所主张的方法的实施,则符合控制或引导标准[5]。可见,CAFC 在Muniauction案中认为,“控制或引导”的标准要求存在一个主要责任人,方法专利全部步骤的实施都可归责于该主要责任人。由此,CAFC在Muniauction案中量化了在BMC案中所确立的“控制或引导”标准,即:“控制或引导”必须达到某种程度:对于由多个实施主体来完成权利要求中方法的所有步骤,只有当一方对整个方法步骤的实施进行“控制或指导”,使每一步骤都归责于控制方,才构成直接侵犯[6]

3、“控制或引导”标准的扩充

虽然,CAFC在Muniauction案中对“控制或引导”标准进行了完善,但是CAFC还是注意到,“控制或指示”标准在适用上存在漏洞,容易被侵权人钻空子,即:一方通过与另一方签订独立协议以规避侵权责任[7]。CAFC法院通过Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案[8](以下称“Akamai案”)给于“控制或引导”标准的上述漏洞打上了一个强有力的补丁。

在Akamai案中,原告Akamai Technologies, Inc. (以下称“Akamai”)拥有一种内容传送方法专利(NO.6108703),其权利要求34为一种多主体实施的方法权利要求,其内容如下:

一种内容传送方法,包括:

通过与内容提供商域不同的域管理的内容服务器网络分发一组网页,其中将内容服务器网络组织为一组区域;

对于通常从内容提供商域供应的给定网页,标记网页的至少某些嵌入对象,从而对象的请求被指向到代替内容提供商域的域;

响应该网页的嵌入对象的客户机请求:

作为客户机的位置的函数,来指向客户机请求,其中该函数使得该请求和当前因特网通信条件适合于标识给定区域;和

向客户机返回很可能寄存嵌入对象且不过载的给定区域内的内容服务器中给定的一个的IP地址。

该权利要求34的实现场景为下图所示:

Web页的基本HTML文档部分由内容提供者站点提供,而该页的一个或多个嵌入对象由主服务器网络35提供,这个主服务器网络35中选取的用来提供嵌入对象的主机最好靠近客户机。内容提供者站点执行重写嵌入URL的脚本,将嵌入对象的URL地址由内容给提供者站点修改为主服务器网络35中的主机(对应于权利要求中的“标记”步骤),用户在访问内容提供者站点的网页时,按照修改后的URL地址从主服务器网络35中的主机处下载嵌入对象。通过这样的网络设置,内容提供者将嵌入对象分布在离用户最近的主机上,并还能够实现高效和智能的数据复制处理。

被告Limelight Networks, Inc.(以下称“Limelight”)是一家全局CDN(内容分发网络)服务提供商,2006年6月,Akamai向马萨诸塞州地方法院起诉Limelight。在Limelight案中,除了tagging步骤是由内容提供者站点实施以外,Limelight实施了方法专利的所有步骤。但是,对于tagging步骤,Limelight给出了如何实施的技术帮助及必要的指示。

Akamai案历经地区法院的判定不构成侵权判决、CAFC首次审理判定构成专利间接侵权中的引诱侵权、联邦最高法院推翻了CAFC所做出的结论并发回重审、CAFC重新做出了全席判决,最终判定被告构成专利直接侵权,该案前后历时八年,进行了4次审判。

在CAFC重新做出全席判决过程中查清如下事实:

(1)Limelight与客户签署的标准合同中载明客户要使用Limelight服务的前提条件,即客户必须自行执行“标记(tagging)”网站上的内容;(2) Limelight会给客户发送欢迎邮件以指导客户使用Limelight的服务器;(3)Limelight会提供一个“技术账户管理员”来指导Limelight的服务在客户网站上的运行,包括监控“标记(tagging)”;(4)分配给客户的主机名,客户需将该主机名整合进自己的网页,这个整合过程即包括了“标记(tagging)”步骤;(5)提供了有关如何整合的逐步指导,如果客户不按照这些步骤操作便无法使用Limelight的服务;(6)Limelight的安装指南为客户提供了关于“标记(tagging)”步骤的进一步信息;(7)Limelight的工程师会协助安装并进行质量保证测试[9]

基于上述事实,CAFC重新做出的全席判决中指出,大量的证据证明Limelight确定了客户执行方法步骤的方式或时机。即,Limelight的客户不仅是接受了Limelight的指导并独立实施方法步骤,而且Limelight确定了客户执行方法步骤的方式或时机,以便客户只能在执行方法步骤时使用其服务。本案中,所主张的方法专利中所有步骤都被认为是由Limelight执行或归因于Limelight。因此,Limelight应承担直接侵权责任[10]

在CAFC重新做出的全席判决中,降低了被控侵权人对于专利方法其他实施方的“控制或引导”的标准要求,增了如下的归责标准:当被控侵权人决定了实施专利方法步骤时的具体行为或是该行为的利益获得者时,并且建立了实施行为的方式或时间点时,可以认定直接侵权。因此,Akamai案对BMC案和Muniauction案中所确立的“控制或引导”标准作出了进一步的完善和扩充。

二、“不可替代的实质性作用”的标准

在某些情况下侵权人规避以体现“控制或引导”的代理或合同关系,但是其决定了实施专利方法步骤时的具体行为,从该行为获得利益,并且建立了实施行为的方式或时间点。在这种情况下,如果不存在以代理或合同关系的行为,似乎不能适用Akamai案确立的直接侵权规则,即无法适用“控制或引导”标准。可见,Akamai案确立的“控制或引导”标准仍然存在漏洞。最高人民法院知识产权法庭在深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司专利侵权纠纷一案(以下称“腾达案”)弥补了上述漏洞,确立了“不可替代的实质性作用”标准[11]

在腾达案中,原告深圳敦骏科技有限公司 (以下称“敦骏公司”)拥有一种简易访问网络运营商门户网站的方法专利(ZL02123502.3),其权利要求1为一种多主体实施的方法权利要求,其内容如下:

一种简易访问网络运营商门户网站的方法,其特征在于包括以下处理步骤:

A、接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行HTTP报文,直接提交给“虚拟Web服务器”,该“虚拟Web服务器”功能由接入服务器高层软件的“虚拟Web服务器”模块实现;

B、由该“虚拟Web服务器”虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立TCP连接,“虚拟Web服务器”向服务器底层硬件返回重定向信息的报文,再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站Portal_Sever的报文;

C、收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站Portal_Sever的访问。

该权利要求1的实现场景为下图所示:

比如在机场或宾馆等公共场所,在首次上网之前需要先通过认证服务器(Portal Server)进行认证,具体为:在用户设备(比如手机、笔记本)输入想要访问网站(比如新浪网站),用户设备发出第一个访问的HTTP报文(源地址为用户设备IP地址,目的地址为新浪网站IP地址,HTTP内容为访问www.sina.cn)到路由器;路由器底层硬件收到访问请求后提交给高层软件中的虚拟web服务器,由虚拟web服务器构建一个重定向到门户网站(Portal Server)的HTTP报文(源地址为新浪网站IP地址,目的地址为用户设备IP地址,HTTP内容为重定向到访问门户网站地址),返回给底层硬件,由路由器底层硬件转发给用户设备;用户设备发出一个访问门户网站的HTTP报文(源地址为用户设备IP地址,目的地址为门户网站IP地址,HTTP内容为访问门户网站地址)。

被告深圳市吉祥腾达科技有限公司(以下称“腾达公司”)是一家路由器制造商,2018年敦骏公司向济南市中级人民法院起诉腾达公司侵犯了其上述专利权。

在腾达案中,被告腾达公司将执行权利要求1中的步骤A和步骤B的软件固化在其路由器产品中,权利要求1中的步骤C由用户设备来执行。但是,步骤C的执行只需具有上网浏览器的任何用户设备均可实现,无需依赖特定技术,而且用户只需启动侵权的路由器产品后,侵权的路由器产品就能自动地机械重演。即:专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化,用户在使用用户设备时再现的专利方法过程,仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。

腾达案经济南市中级人民法院的审理,判定直接侵权。腾达公司不服一审判决,上诉至最高人民法院。最高人民法院知识产权法庭在其二审判决中指出,网络用户只需要在正常网络环境下,利用具备上网功能的普通电脑,除了必须需要借助被诉侵权产品之外,无需再借助其他专用装臵或依赖其他特殊网络条件,就能完整地实施涉案专利方法,故被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有实质性作用;涉案专利方法区别于其他方法的显著特征是在接入服务器内设臵了具有重定向功能的虚拟Web服务器,通过该虚拟Web服务器实现强制Portal功能,而被诉侵权产品之所以能够用于实现与涉案专利方法相同的强制Portal过程,正是因为其内部也设置了与涉案专利完全相同的虚拟 Web 服务器,因此,除了专利权人授权的产品之外,被诉侵权产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代[12]

同时,最高人民法院知识产权法庭在其二审判决中还进一步指出,腾达公司从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益与涉案专利存在密切关联,定腾达公司因涉案专利获得了原本应当属于专利权人的利益;因终端网络用户利用被诉侵权产品实施涉案专利方法的行为并不构成法律意义上的侵权行为,专利权人的创新投入无法从直接实施专利方法的终端网络用户处获得应有回报,如专利权人的利益无法得到补偿,必将导致研发创新活动难以为继。另一方面,如前所述,腾达公司却因涉案专利获得了原本属于专利权人的利益,利益分配严重失衡,有失公平[13]

在腾达案中,由于用户设备执行权利要求1中的步骤C时无需依赖特定技术,无需安装特定硬件或软件即可执行权利要求1中的步骤C,即任何用户设备均可以实施权利要求1中的步骤C。可见,腾达公司与用户设备制造商之间不存在任何体现“控制或引导”的代理或合同关系。但是,腾达公司确实决定了实施专利方法步骤时的具体行为,并从该行为获得利益,而且由腾达公司建立实施行为的方式或时间点。在此情况下,仅仅因为侵权产品未执行不需要依赖任何特定技术的步骤C而认为不构成侵权,则会导致 “利益分配严重失衡,有失公平”。

因此,最高人民法院知识产权法庭所确立的“不可替代的实质性作用”标准,弥补了“控制或引导”标准所存在的漏洞,进一步完善了多主体实施方法专利直接侵权判定标准。

三、对单一主体规则的影响

先后确立的“控制或引导”标准和“不可替代的实质性作用”标准对传统的单一主体规则确实产生一定的影响,但是其不是替代单一主体规则在专利侵权判定中的地位,而是对单一主体规则本身所存在不足的弥补。单一主体规则仍然是专利侵权判定中的重要原则之一,在现实中审判案例中也获得了大量的支持,比如,BMC案、Muniauction案和西电捷通案等典型案例。因此,体现单一主体规则的“单侧撰写”在撰写专利权利要求时仍然是首先考虑的选择。以下基于西电捷通案[14],分析在撰写专利权利要求时遵守单一主体规则的重要性。

在西电捷通案中,原告西安西电捷通无线网络通信股份有限公司(以下称“西电捷通”)拥有一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法专利(ZL02139508.X),其权利要求1为一种多主体实施的方法权利要求,其内容如下:

一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法,其特征在于,接入认证过程包括如下步骤:

步骤一,移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求;

步骤二,无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求;

步骤三,认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证;

步骤四,认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP,执行步骤五;若移动终端MT认证未通过,无线接入点AP拒绝移动终端MT接入;

步骤五,无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT;

步骤六,移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断;若无线接入点AP认证通过,执行步骤七;否则,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP;

步骤七,移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成,双方开始进行通信。

该权利要求1的实现场景为下图所示:

该技术方案涉及一种无效局域网终端和接入设备之间经过认证服务器进行双向认证的安全接入,主要包括移动终端MT(例如手机、笔记本电脑等)、无线接入点AP(例如可实现无线接入的接入产品)以及无线接入服务器WAS(认证服务器AS )。简单来讲,当移动终端MT(比如手机)登录至无线接入点AP时,移动终端MT和无线接入点AP需要通过认证服务器AS进行双向证书认证;如果移动终端MT的认证结果显示未通过,无线接入点AP拒绝移动终端MT接入;如果无线接入点AP的认证结果显示未通过,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP。

被告索尼移动通信产品(中国)有限公司(以下称“索尼公司”)是一家手机制造商,2015年西电捷通向北京知识产权法院起诉索尼公司侵犯了其上述专利权。北京知识产权法院在一审判决中,支持了西电捷通的诉讼请求:(1)索尼公司在出厂前对被诉侵权产品进行了WAPI功能测试的定性,构成了直接侵权;(2)为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为,构成帮助侵权行为[15]

索尼公司不服一审判决,上诉至北京市高级人民法院。在北京市高级人民法院在二审判决中,支持了上述第(1)关于“直接侵权”的认定,驳回了上述第(2)项关于“帮助侵权”的认定。

被告索尼公司的涉案手机产品中的由WAPI芯片、WAPI模块等组合而成的WAPI功能模块组合为实施涉案专利方法的专用设备,其执行了权利要求1中的步骤一、六、七,其它的步骤二、五由无线接入点AP执行,步骤三、四由认证服务器AS执行。本案中,由于索尼中国公司仅提供内置WAPI功能模块的移动终端,并未提供AP和AS两个设备,而移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS系三元对等安全架构,移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS交互使用才可以实施涉案方法专利。

在西电捷通案中,被告索尼公司与无线接入点AP和认证服务器AS提供商之间不存在体现“控制或引导”的代理或合同关系,以及索尼公司也不存在决定了实施专利方法步骤时的具体行为,从而也没有从该行为获得利益。因此,西电捷通案并不适用“控制或引导”标准。

而且,涉案手机产品(移动终端MT)与无线接入点AP及认证服务器AS在执行涉案专利的方法时,均必须安装相应的特定软件,三者之间系三元对等安全架构关系。如果无线接入点AP和认证服务器AS不依赖于特定的技术,就无法执行权利要求1中的步骤二、三、四、五,即:涉案手机产品不可能起到如腾达案中所述的“不可替代的实质性作用”。因此,西电捷通案也不适用“不可替代的实质性作用”标准。

同时,西电捷通案中也不存在涉案手机产品或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下,仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权,不符合帮助侵权的构成要件。

如果西电捷通案中的涉案专利的权利要求如果采用“单侧撰写”,则无需考虑“控制或引导”标准、“不可替代的实质性作用”标准以及“间接侵权”(帮助侵权)标准等的适用条件问题,其诉讼结果可能会完全不同。

同样的情况也出现在BMC案中。在BMC案中,CAFC虽然提出了“控制或引导”标准,但在其判决中明确指出,专利权人通常可以构造一个获得单一主体侵权行为的权利要求,BMC本可以撰写一个将重点放在单一实体上的权利要求[16]

可见,无论“控制或引导”标准还是“不可替代的实质性作用”标准无法撼动单一主体规则霸主地位,只是对单一主体规则所存在的漏洞和不足进行弥补和完善,并不能取代单一主体规则,也不会导致单一主体规则的消亡。

四、结  语

在实施多主体方法专利侵权诉讼中,由于存在多个实施主体,无法简单地使用传统的单一主体规则进行专利侵权判断。如果只是机械的适用单一主体规则,容易被侵权人钻空子,因为通过多个行为人之间协同作业来规避侵权责任。针对这个问题,司法实践中确立了诸如“控制或引导”标准和“不可替代的实质性作用”标准等侵权判定标准,弥补了单一主体规则在专利侵权判定中所存在的漏洞和不足。但是,与单一主体规则相比较,无论“控制或引导”标准还是“不可替代的实质性作用”标准或间接侵权判定原则等侵权判定标准,其在专利侵权认定方面必不可少地附加一些特定的条件,从而增加了在侵权认定上的难度。因此,在方法专利权利要求的撰写方面,建议仍然需要首先考虑“单侧撰写”原则,这样在实施权利要求所限定的技术方案时,能够更加容易的形成直接侵权,而避免因存在多个实施主体,造成侵权行为认定困难或无法认定。同时,采用“单侧撰写”原则能够简化侵权取证,降低取证难度,节省维权成本。

注释:

[1] BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378-79 (Fed. Cir. 2007).

[2] BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., No. 3-03-CV-1927-M, 2004 WL 981079 (N.D.Tex. May 5, 2004).

[3]BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378-79 (Fed. Cir. 2007): “the magistrate and the district court both concluded that this evidence was insufficient to create a genuine issue of material fact as to whether Paymentech controls or directs the activity of the debit networks…. The evidence before the magistrate and the district court to support direction or control of financial institutions by Paymentech was even scarcer. …neither the financial institutions, the debit networks, nor the payment services provider, Paymentech, bears responsibility for the actions of the other”.

[4]  Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).

[5]  Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008):“Under BMC Resources, the control or direction standard is satisfied in situations where the law would traditionally hold the accused direct infringer vicariously liable for the acts committed by another party that are required to complete performance of a claimed method”.

[6] Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008):Yet the court recognized a tension between this proposition and the well-settled rule that “a defendant cannot thus avoid liability for direct infringement by having someone else carry out one or more of the claimed steps on its behalf.”   Accordingly, where the actions of multiple parties combine to perform every step of a claimed method, the claim is directly infringed only if one party exercises “control or direction” over the entire process such that every step is attributable to the controlling party, i.e., the “mastermind.”

[7] Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008):At the other end of this multi-party spectrum, mere “arms-length cooperation” will not give rise to direct infringement by any party.

[8] Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.,692 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2012).

[9] Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.,692 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2012).

[10] Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.,692 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2012).

[11] 深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司,(2019)最高法知民终 147 号。

[12] 深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司,(2019)最高法知民终 147 号。

[13] 深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司,(2019)最高法知民终 147 号。

[14] 索尼移动通信产品(中国)有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案,(2017)京民终454号。

[15] 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司与索尼移动通信产品(中国)有限公司侵害发明专利权纠纷案,(2015)京知民初字第1194号。

[16] BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378-79 (Fed. Cir. 2007): A patentee can usually structure a claim to capture infringement by a single party...In this case, for example, BMC could have drafted its claims to focus on one entity. 

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刘良勇,北京德和衡律师事务所高级联席合伙人/律师/专利代理师,具有应用物理和法律硕士双重教育背景,具有十五年以上的专利侵权诉讼、专利无效、专利申请经验,曾为美国高通公司、ABB公司、希森美康、惠而浦、霍尼韦尔、通用电气、美团、央视、中粮、中国移动多家著名的跨国公司和国内公司提供知识产权服务,并在知产力、ABA Journal等杂志上发表过多篇专业文章。刘良勇律师也是深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司专利侵权纠纷案的主办律师之一。

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电话:13611003401

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质控人:陈浩  知识产权业务中心总监

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