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黎思仪:专利侵权纠纷中的侵权产品“品牌商”能否认定为“制造者”?

发布日期:2019-12-17

引言:笔者近日代理了一起侵害实用新型专利权纠纷案件,案件的被控侵权产品上既标注了产品的“制造商”,又标注了产品的“品牌商”。这种情况下,侵权产品“品牌商”实施的侵权行为究竟如何认定?是仅仅实施了销售行为,还是同时实施了制造、销售行为,需要综合案情,全面分析。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条规定,未经专利权人许可,以生产经营为目的,实施制造、使用、许诺销售、销售、进口发明、实用新型专利权产品的行为,属于侵犯发明、实用新型专利权的行为;而未经专利权人许可,以生产经营为目的,实施制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品的行为,属于侵犯外观设计专利权的行为。对于专利实施行为而言,“制造”是从无到有再现产品专利权保护客体的行为,在专利实施行为中占据最为重要的地位,除了《专利法》第六十九条规定的情形外,《专利法》为专利产品的“制造”提供了“绝对保护”。故而,在专利侵权诉讼过程中,认定侵权产品的“制造者”成为了常见的争议焦点。

《专利法》意义上的“制造”,对于发明和实用新型专利权而言,是指做出或者形成具有与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的产品;对于外观设计专利权而言,是指做出或者形成采用外观设计专利的图片或者照片中所表示的设计的产品。《专利法》意义上的“制造者”与《民法通则》中的“产品制造者”和《产品质量法》规定的“生产者”略有不同,《民法通则》和《产品质量法》中“制造者”强调产品侵权责任,任何将自己的姓名、商标或者可识别的信息标注在产品上,表示其为产品制造者,应因该产品上的质量问题向受害者承担人身损害赔偿责任。而在《专利法》中强调专利侵权责任,不能仅凭侵权产品上的品牌或商标推定“品牌商”为“制造者”。

在司法实践中,当侵权产品及其外包装上仅标注了品牌或商标时,或者当侵权产品及其包装既标注了品牌、商标,又标注了“品牌商”的名称、地址、电话等具有指向性信息时,又或者当侵权产品及其外包装上既标注了品牌、商标,同时还标注了“制造商”和“品牌商”时,是否直接推定“品牌商”为侵权产品的“制造者”呢?需要综合案情,全面分析。

一、侵权产品及其外包装上仅体现品牌或商标和“品牌商”的指向性信息时,可综合推定“品牌商”为侵权产品的“制造者”。

在东莞市功道电子科技有限公司(以下简称功道公司)与东莞市宏诺电子贸易有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司侵害发明专利权纠纷一案中,被诉侵权产品的外包装标注了功道公司的商标“POTTME”、功道公司的企业名称、地址及电话,产品本身及其外包装并未记载其他生产厂家或制造商的相关信息。结合被诉侵权产品系从京东网上的“功道科技专营店”购买,该网店显示了功道公司的注册商标“POTTME”以及功道公司在京东上申请的店铺名“普乐曼”, 广东省高级人民法院认为,一般消费者会认为功道公司既是该产品的销售者,也是该产品的制造者,而无从知晓该产品是否由其他人制造。在没有相反证据的情况下,上述证据足以推定功道公司是被诉侵权产品的制造者、销售者。

案例中的侵权产品标注了注册商标,也标注了商标权人的企业名称、地址及电话,结合产品购买途径,可高度盖然地证明“品牌商”实施了制造行为。司法实践中,除了企业名称、电话、地址外,包括产品合格证、产品条形码等,均属于推定产品“制造者”的指向性信息。

二、侵权产品及其外包装上仅体现品牌或商标时,结合“品牌商”的经营范围及企业宣传,可综合推定侵权产品的实际“制造者”。

在广州友拓数码科技有限公司(以下简称友拓公司)、杭州阿里巴巴广告有限公司与深圳市朗科科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷一案中,被诉侵权产品仅标注了“YOUTUO”“广州友拓原装正品”等字样,虽然友拓公司否认其实施了制造行为,但是广东省高级人民法院认为,“youtop”“友拓”与友拓公司原法定代表人申请的商标相近似,且“广州友拓”既是友拓公司产品的品牌,亦是其企业字号,均属于友拓公司系产品制造者的证据之一。根据企业经营范围信息来看,友拓公司具备制造被诉侵权产品的能力。经友拓公司备案的官网“www.youtop.com.cn”以及友拓公司在阿里巴巴网站开设的店铺,亦多次宣称友拓公司为U盘领域的制造型企业。上述证据综合起来,可以高度盖然地证明友拓公司制造了本案被诉侵权产品。

案例中被诉侵权产品并未标注任何企业名称,仅标注了“YOUTUO”“广州友拓原装正品”等字样。虽然“youtop”“友拓”并非注册商标,但是属于企业品牌,结合“品牌商”的企业经营范围信息和官网宣传,在“品牌商”无法提供有效证据证明存在其他制造商的情况下,可推定“品牌商”实施了制造行为。司法实践中,很多“品牌商”都会在其企业官网或者网络销售页面上披露其具有强大的生产力,并展示工厂的生产车间照片等,这些都会成为认定“品牌商”为侵权产品“制造者”的重要证据。

三、委托加工模式下生产的侵权产品,需要区分“ODM”和“OEM”生产模式,“品牌商”与生产厂商的责任划分因分工不同而有区别。

(一)ODM生产模式下,“品牌商”只要不存在故意诱导、怂恿、教唆加工方侵犯他人的专利权,不能认定“品牌商”实施了侵犯专利权的制造行为。

ODM为“Original Design Manufacturer”的缩写,ODM生产模式下,生产厂商受“品牌商”的委托,运用其自身生产技术或产品设计,使用“品牌商”的品牌或商标生产产品。在敖谦平与飞利浦(中国)投资有限公司(以下简称飞利浦公司)、深圳市和宏实业有限公司(以下简称和宏公司)和宁波新亚文照明电器有限公司、宁波亚明照明电器有限公司侵害发明专利权纠纷一案中,浙江省高级人民法院认为,飞利浦公司与和宏公司、惠州和宏公司之间虽然没有明确的贴牌生产合同,但从实际操作看,通过三方两次购买行为,完成了惠州和宏公司作为加工方为定作方飞利浦公司加工使用特定商标的商品的生产模式。虽然被控侵权产品上标注的是“PHILIPS”商标,但产品包装上写明产地中国惠州,飞利浦公司之后的产品包装上均标注制造商惠州和宏公司,这与前述查明的双方系ODM生产关系、惠州和宏公司系ODM厂商相互印证。因此,飞利浦公司作为商标持有人,仅起到标示该商品提供者的作用,不应认定其为专利法意义上的被控侵权产品实际制造者。

ODM生产模式使用的是生产厂商的技术,“品牌商”仅起到标示该商品提供者的作用,只要不存在故意诱导、怂恿、教唆加工方侵犯他人的专利权,不能认定其为《专利法》意义上的“制造者”。

(二)OEM生产模式下,如果“品牌商”要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品,或者专利产品的形成中提出了技术要求,则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。

OEM为“Original Equipment Manufacturers”的缩写,OEM生产模式下,“品牌商”利用其自身技术负责设计和开发新产品,通过合同订购的方式委托生产厂商使用自己品牌或商标生产产品,并根据约定支付加工费或将所订产品买断。在新文越婴童用品(深圳)有限公司(以下简称新文越深圳公司)与株式会社利其尔、利麒礼(上海)商贸有限公司、上海全球儿童用品股份有限公司侵害发明专利权纠纷一案,上海市高级人民法院认为,新文越深圳公司自认其专业制造婴儿用品,业务范围涵盖研发、设计、生产和销售,拥有生产厂房和“bobo”品牌。虽然产品上标注了“制造商:东莞新越塑胶制品有限公司(以下简称新越公司)。地址:东莞市长安镇沙头新沙工业区”,但是新文越深圳公司在一审答辩状中陈述其公司在收到警告函之后,已向其制造厂下达停产指令。再者,因新文越深圳公司与“bobo”商标的权利人新文越婴童用品有限公司之间存在关联关系,而包装上标注的制造者新越公司对“bobo”商标并不享有任何权益,故新文越深圳公司作为上述“bobo”商标中国区总代理,通过新越公司在被控侵权产品上使用“bobo”商标的行为,可以进一步印证新文越深圳公司授权新越公司制造了被控侵权产品之事实,推定新文越深圳公司应承担相应的民事侵权责任。

OEM生产模式下使用的是定作方的技术,如果加工方根据“品牌商”提供的技术方案制造了专利产品,或者专利产品的形成中体现了“品牌商”提出的技术要求,则可以认定侵权产品的“品牌商”实施了侵权产品的制造行为。

综上所述,虽然《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》规定,任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《产品质量法》规定的“生产者”,但是在专利侵权纠纷中,认定侵权产品“品牌商”在实施专利侵权行为过程中,是否实施了制造行为,需要综合分析全案证据,从实质的角度认定《专利法》意义上的“制造者”。

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黎思仪,北京德和衡(深圳)律师事务所律师,曾就职于知识产权代理公司,主要负责商标驳回复审申请、宣告注册商标无效申请等商标行政确权工作,加入了德衡律师集团后,代理了大量商标、专利系列侵权纠纷,通过对案件的全面深入分析,制定科学有效的诉讼策略,维护当事人的合法权益。

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