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刘耕辰:浅谈商标显著性

发布日期:2017-03-09

       我国《商标法》第9条规定,“申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别”。商标的核心功能就是在商品的交易过程中区别不同的商品提供者,而区别不同的商品提供者的前提就是商标本身应该具有显著性。因此,商标显著性作为商标的核心,在各类商标纠纷中是重点被考量的因素。

       在原告米其林公司与被告森麒麟公司、森泰达公司、李道伟侵害商标权纠纷一案中,原告因认为被告李道伟经营的淘宝店使用“米其林”字样宣传其轮胎产品,被告森麒麟公司、森泰达公司生产的轮胎使用“CENCHELYN”“森麒麟轮胎”等商标与原告注册的“米其林”“MICHELIN”等商标存在近似性,从而以侵害商标权为案由将几被告诉至法院。案件经过一审、二审、再审,最终由最高人民法院作出判决支持了原告的主要诉请,即判令几被告立即停止侵犯原告商标权的行为,并判令几被告共同赔偿其经济损失及合理开支50万元等。
       法院认为,
       1、李道伟未经许可在其经营的淘宝网站上使用了“米其林”字样宣传其销售的轮胎产品,足以造成相关公众混淆和误认,侵犯了米其林公司对“米其林”商标所拥有的商标专用权,应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。森麒麟公司和森泰达公司在其宣传资料、网站、厂区以及轮胎产品上使用的标识与米其林公司所有的商标近似,侵犯了米其林公司对该注册商标所享有的商标专用权,应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

       2、本案中,米其林公司主张保护的 “MICHELIN”商标被列入全国重点商标保护名录,在森麒麟公司、森泰达公司成立前,该商标即具有较高的知名度,具有较高的商标显著性。森麒麟公司、森泰达公司使用的“CENCHELYN”与米其林公司的“MICHELIN”相比,除前几个字母“CEN”和“MI”上存在差异外,两标识后六个字母的拼写方式高度近似,整体视觉效果较为接近,且发音相近。且森泰达公司自2006年至2009年曾为米其林公司的经销商,对米其林公司及其商标的情况应当非常了解。故结合“MICHELIN”商标的显著性、知名度以及森麒麟公司、森泰达公司的主观意图,森麒麟公司、森泰达公司在网站、相关产品、宣传资料及厂区内使用的“CENCHELYN”标志容易导致相关公众混淆,构成对米其林公司“MICHELIN”注册商标专用权的侵害。

       从案例可以看出,在商标侵权类案件审理中,商标是否具有显著性以及显著性的程度在判断是否存在商标侵权行为时,起着至关重要的作用。

       笔者认为,商标的显著性是指仅依靠识别特征便可区分不同商品,从而使普通公众能够将不同商品或者服务明显地加以区别的特性。商标的显著性一般分为固有的显著性和获得的显著性。1976年,美国第二巡回法院的Henry Friendly法官在Abercrombie & Fitch Co.v.Hunting World,Inc.一案中,把标识分为四类,并依据标识内在显著性的排列顺序确定了相应的保护层次。他的分类确定了美国商标法关于商标保护范围与商标显著性关系的经典原则。

       根据商标与所标识的商品的关系,商标因是否为“属名的”(generic)、“叙述的”(descriptive)、“暗示的”(suggestive)、“任意的(arbitrary)”或者“臆造的”(fanciful),而有不同的内在显著性层次,并据此分为四种。

同时,这几种类别可以相互转化。没有自身含义的臆造词汇、具有自身含义但与商品没有内在联系的任意词汇,自动获得商标保护,因为它们具有识别特定产品来源的固有的显著性。暗示性词汇要求消费者通过想象、思考或者感觉,来猜测商标和产品之间的联系,得出一种联系结论。

       而叙述性词汇不具有内在显著性,因为它直接描述了商品或者服务的颜色、气味、成分、功能等特征。叙述性词汇仅在其已经通过销售、市场营销、使用或者时间的经过而在消费大众那里获得第二含义,从而使消费者把商标与特定的来源联系起来时才会获得保护,也就是所谓的获得的显著性。

       可以看出,固有的显著性一般指用作商标的标记本身就是显著的。一般认为,如果一个商标是臆造性的,那么其就具有固有的显著性。比如臆造的字词构成的商标“米其林”“华为”等就是典型的例子。这类商标并不涉及使用该商标的产品或服务的内容,而是由表示与该产品或服务无关的某种特殊含义或无含义的字词或设计组成。

       获得的显著性一般指与固有的显著性从产生即具有显著性不同,需要通过商品的使用过程而逐渐获得的显著性。美国把获得的显著性称为第二含义,意思是一个识别特征虽然在其内在含义上不能排他性地用来表明一个商品的来源,但由于被一个商品提供者长时间用来指向其产品,结果造成对于普通公众来说,其已经变成可以专门指向某一商品提供者从而表明商品了来源的识别特征。因此,已成为了某一商品的商标。

       但是,不仅商标可以通过使用获得显著性,具有显著性的商标通过使用也可能会丧失其显著性。某些商品在市场上首先出现时,在一个通用名称下它们并不为人所知,但是该产品在市场上取得极大成功,以至于消费者就将该商标作为该商标所标记的一整类商品的名称。例如,“escalator”作为一个电梯品牌逐渐丧失显著性变成代指电梯的含义,“aspirin”作为美国斯特林公司所生产的药品乙酰水杨酸的商标在使用过程中丧失显著性变成代指一类阿司匹林药品的含义。

       不过,对于驰名商标显著性的丧失并不适用。尽管某项驰名商标经过长期使用,其本身已不具有强烈的显著性,已变成其所指向的产品的通用名称。但为了加强对驰名商标的保护,在商标权存续期间,驰名商标不受显著性丧失的影响。我国行政机关曾下令将使用“氟利昂”名称的商品改称为“氟致冷剂”,将使用“Jeep”名称的机动车改称为“越野车”,就是一种对驰名商标的显著性的保护。

       企业如何在经营过程中注意保持自己商标的显著性,防止商标丧失显著性变为商品的通用名称,是企业应该重点关注的问题。在商标使用过程中,无论其是否具有较高知名度,一旦商标的显著性丧失,那么商标就不再具有区分商品来源的作用,商标权人就会丧失商标权利。所以,持有商标权的企业应时刻关注市场的动态,尽量将商标与自己企业的名称、字号等绑定在一起,遇到其他商品提供者擅自使用或者部分使用自己商标的情况时,应及时维权予以制止,从而积极保持自己所持有商标的显著性。

       刘耕辰
        作者简介
       刘耕辰,北京德和衡(上海)律师事务所合伙人。刘律师擅长知识产权、民商讼裁、合同等领域法律服务,具有丰富的知识产权诉讼经验。刘律师曾长期为优酷土豆集团、浦发银行提供优质法律服务,所在团队长期担任360、酷我音乐等知名公司法律顾问。

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