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李颖:知识产权尽职调查助力科创板企业成功上市
发布日期:2019-05-15

2018年11月5日,习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布,在上海证券交易所设立科创板并实行试点注册制。作为独立于现有主板市场的新设板块,科创板优先支持符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。这些企业包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业;互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。


企业拥有专利权、技术秘密等知识产权是企业拥有关键核心技术、科技创新能力突出的重要核心评价指标。此外,科创板企业在创建之初,还应当根据自身条件,在其他知识产权领域,例如商标、域名、版权、软件著作权等方面进行全方面布局。无论是专利、技术秘密这些核心技术,还是商标、域名、版权等其他知识产权,都需要企业在内部建立适应自身模式的完善的知识产权管理制度和法律风险防范体系。


科创板企业完善自身知识产权管理制度以及建立法律风险防范体系应寻求知识产权服务机构的帮助,知识产权服务机构通过严密、完整和全链条的知识产权尽职调查,可为科创板企业的成功上市及其后续的可持续发展建立一整套规范、完善、可持续的知识产权管理和风险防控体系。


一、知识产权尽职调查


1、针对知识产权重大权属纠纷的尽职调查


作为科创板优先支持的科技创新企业,上市之前的尽职调查主要包括知识产权权属调查、权利对象的调查、权利稳定性调查等,以排查确认企业的各项知识产权法律状态,并撰写知识产权尽职调查报告以符合基本信息披露要求。


根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),第十二条规定,(一)发行人业务完整,具有直接面向市场独立持续经营的能力:(二)发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定,最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰,最近2年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。(三)发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。


上述条款规定了科创板的发行人条件。企业高管团队和核心人才对于企业的重要性毋庸置疑,他们对于知识产权的权利形成起着重要作用。因此,他们的重大变化会给企业的正常经营造成障碍。知识产权作为科技创新型企业的核心竞争力的集中体现,其重大权属纠纷和诉讼仲裁事项无疑会影响企业的正常经营。因此无知识产权重大权属纠纷构成必备的发行条件。


为此目的,知识产权尽职调查应着重针对主体对象的调查,包括目标公司本身、母公司、子公司、分公司等关联主体,发明人、设计人、企业中高级管理人员等影响企业知识产权归属和掌握企业技术秘密的相关人员。


2、针对知识产权风险信息披露的尽职调查


根据《管理办法》第三十九条规定,发行人应当根据自身特点,有针对性地披露行业特点、业务模式、公司治理、发展战略、经营政策、会计政策,充分披露科研水平、科研人员、科研资金投入等相关信息,并充分揭示可能对公司核心竞争力、经营稳定性以及未来发展产生重大不利影响的风险因素。


此外,根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)第十二条规定,科创公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素。


根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)第3.2.8条规定,保荐机构、保荐代表人应在上市公司出现下列情形时披露:(二) 核心技术人员离职;(三) 核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷。


根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号—科创板公司招股说明书》(以下简称《第41号准则》)第三十三条规定,发行人应结合科创企业特点,披露由于重大技术、产品、政策、经营模式变化等可能导致的风险:(一)技术风险,包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不具排他性、技术未能形成产品或实现产业化等风险;(五)法律风险,包括重大技术、产品纠纷或诉讼风险,土地、资产权属瑕疵,股权纠纷,行政处罚等方面对发行人合法合规性及持续经营的影响。


上述规定明确了知识产权风险披露的内容,主要涵盖知识产权诉讼风险、知识产权权利效力风险(例如专利权因未缴纳年费而终止、商标权因未续展而无效等)、知识产权权利行使风险等。


为此目的,知识产权尽职调查不仅要着重权利对象的调查,包括目标企业所有、共有及仅具使用权(通过转让、许可等方式)获得的专利权、商标权、版权、商业秘密等知识产权,还应当针对竞争对手进行实时监控,避免因侵权而造成的潜在诉讼风险。


上述《第41号准则》还规定了知识产权竞争状况的信息披露、知识产权资源要素信息披露、知识产权来源和管理信息的披露、知识产权合法性和安全性信息披露。企业合法拥有商标、专利、非专利技术等知识产权,并且这些知识产权具有安全性比如不涉及重大权属纠纷和重大诉讼事项,是企业正常持续经营的必然要求,毫无疑问是企业直接面向市场独立持续经营的保障,这些方面也构成了信息披露的重要内容。


知识产权尽职调查除了需要对上述各项知识产权进行信息披露以防止存在重大权属纠纷或者重大诉讼以外,还需要包括对企业的知识产权价值进行评估的环节。知识产权价值评估涵盖技术价值、法律价值和市场价值的评估。其中,技术价值评估部分包括技术分布、技术成熟度分析、核心专利解析等方面的评估;法律价值评估部分包括专利保护强度审查、稳定性分析、竞争对手侵权风险分析等他方面的评估;市场价值评估部分包括行业发展趋势分析、市场规模分析、竞争对手分析等方面的评估。


知识产权尽职调查最终以出具知识产权尽职调查报告为结束。尽职调查报告中会载明知识产权调查的时间节点、范围、对象、步骤、方法、知识产权现状、存在问题、潜在风险、市场价值等内容;调查报告中对各分项知识产权进行分项评估,并对终极并购的知识产权安排做专项评估;调查报告最终应提出专业性建议和解决方案。


二、对拟上市科创板企业构建知识产权策略的建议


1、拟上市科创板企业需健全知识产权制度,完善知识产权布局


初创企业,考虑到资金和人员成本,对知识产权保护意识比较薄弱。在考虑拟上市科创板时,由于科创板上市的政策规定,需要企业在创建之初,就需要建立起适应自身模式的知识产权管理制度,提高研发人员的知识产权保护意识,并对企业的无形资产,例如专利、商标、域名、版权等进行全方位、多元化布局。


初创企业的知识产权管理制度的形成,可通过《企业知识产权管理规范》的贯彻,在企业内部围绕企业的人力资源管理、财务资源管理、信息资源进行管理,并对上述管理活动涉及的知识产权事项作出相应的规范。提高研发人员的知识产权挖掘、布局和保护意识,及时给予技术上做出创新的人员实施奖励制度,同时在企业内部鼓励职务发明、健全发明人政策。在加强各类知识产权,例如专利、商标、域名、著作权的申请、注册和登记,监控商标的续展和专利年费的及时缴纳,完善各种知识产权的许可、转让协议,在产品的研发、上市阶段做好现有技术的检索和FTO检索等。


2、拟上市科创板企业要保护关键核心技术知识产权


拟上市科创板企业的关键核心技术的知识产权布局应考虑从专利、商业秘密的角度进行保护。专利(尤其是发明专利)对技术的要求较高,在审查过程中需要经历初步审查和实质审查两个阶段的审查,并且在实质审查阶段进行全球性专利现有技术文献的全面检索,没有发现在先技术的授予专利权。授权后,在一定 保护期间内(发明专利保护期20年,实用新型和外观设计保护期10年)产生一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施,否则就会侵犯发明创造的专利权。发明专利授权后的稳定性较高。


以上海寒武纪信息科技有限公司的知识产权情况为例(图中数字来源于检索结果,与企业实际情况会有出入),此家企业是最近几年登榜由全球知名创投研究机构CB Insights评选的100家最有前景的中国人工智能初创企业。



表1


表2


上面表1反映的是上海寒武纪信息科技有限公司自2000年至2018年的全球专利布局情况。上面表2反映的是上海寒武纪信息科技有限公司2000年至2018年在全球各国申请专利的情况。其中,在中国共申请了476件专利申请,美国111件,世界知识产权组织申请了104件,同时还在其他国家,诸如韩国、俄罗斯、苏联、台湾、印度等国家进行专利布局。 


专利保护的基本原则是“公开换保护”,也就是说,只有将需要进行专利保护的技术内容进行完整、清楚的公开,以使本领域的技术人员能够通过说明书中记载的内容完整的实现。至于核心的技术秘密,技术参数,关键试验数据等可以通过商业秘密的形式进行保护。商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。这些技术信息和经营信息需要企业内建立完善的合规制度和保密制度进行保护,如发现泄露,会给企业带来无法弥补的经济损失。值得注意的是,由于商业秘密的申报和保护不需要行政机关的登记和审批,也不具有独占性和排他性,在进行维权时原告很难提供证据来证明自己的客户账单或者特殊制造方法的进行了技术秘密的保护。因此,民事案件胜诉率低。据不完全统计,自2002年至2011年,上海浦东法院共受理商业秘密案案件62件,判决28件,其中获得法院全部支持的案件仅仅为2件,部分支持的案件仅仅有10件。


3、拟上市科创板企业应加强知识产权风险防控


拟上市企业的知识产权,尤其是对专利的风险防控体系的建立可以通过专利预警完成。专利预警是通过利用合适的专业检索工具检索和分析专利信息,揭示相关利益主体面临的专利风险,研究可能产生的危害程度,对利益主体发出预警预报,制定应对策略,减少或避免未来可能的损失。合适的专业检索工具包括对专利文献的检索,也包括对技术性资料,例如学位论文、会议论文、网页证据以及网站视频证据的检索。


企业专利预警分析便于对技术发展趋势、申请人状况、专利保护地域等专利战略要素进行定性、定量分析,使企业对所在行业领域内的各种发展趋势、竞争态势有一个综合了解,更加全面、有效地利用专利制定战略。企业专利预警分析可以分为研发项目阶段的专利预警、产品交易阶段的专利预警、生产过程阶段的专利预警和市场运营阶段的专利预警。研发项目阶段的专利预警以了解技术和产业发展状况,不同的竞争对手在不同地域的专利布局状况为主。产品交易阶段的专利预警以及时掌握产品交易中的专利风险,包括产品上市销售、进出口过程中可能存在侵犯他人专利权的行为,以及产品参加展会、招投标过程中产生的侵犯专利权的许诺销售行为等。生产过程阶段的专利预警主要考察产品、产品零部件、生产工艺流程设计时是否存在侵权他人专利权行为。市场运营阶段的专利预警企业运营中涉及与知识产权相关的交易活动的专利预警。



结语

技术密集型企业应该从内部建立完善的知识产权管理制度和风险防控体系,才能成功获得科创板的最终上市


李颖,北京德和衡律师事务所联席合伙人,专利代理人。精通涉外(包括外内、内外)专利代理业务,涉及机械、电子行业诸多领域,可为客户提供全方位专利代理事务,包括专利复审无效、检索和侵权分析,以及代理企业在海外申请专利事宜,如美国、欧洲、日本等。曾服务过的客户包括美国埃克森美孚石油公司、美国3M公司、美国苹果公司、美国BD医疗器械有限公司、日本佳能株式会社、日本岛野株式会社、日本尤妮佳株式会社等公司。


联系方式

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