电子邮件 网上办公

邀兵请将  
您现在所在位置: 德衡商法网  >   律师视点  >  
赵文涛:浅谈专利侵权诉讼中的现有技术抗辩
发布日期:2019-03-13

内容摘要:现有技术抗辩是在专利侵权诉讼中被控侵权人为维护自己的合法权益而采取的一种对抗措施,现有技术抗辩的主要作用是使被诉侵权人通过证明自己所实施的技术方案是现有技术而无需承担侵权责任,其效果是节约诉讼成本和提高审判效率。


关键词:专利侵权诉讼  现有技术抗辩  知识产权 



一、现有技术抗辩的含义及

现有技术抗辩在司法实践中的意义


(一)现有技术抗辩的含义


现有技术抗辩,亦称之为公知技术抗辩,是指在专利侵权诉讼中被控侵权人以其实施的是现有技术为由对抗专利权人的侵权指控,人民法院经审查确认被控侵权人实施的确系现有技术的,应当判定侵权不成立。我国专利法第六十二条规定:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。现有技术抗辩是我国专利法在2008年第三次修改时增加的内容,是对我国司法机关多年专利审判实践经验的吸收,是解决我国专利审判实践中的矛盾而创设的制度。


(二)现有技术抗辩的可能性基础


从理论上讲,被授予专利权的技术应当不属于现有技术,并且应当还要满足新颖性、创造性和实用性的要求。但是实际被授予专利权的技术并非都满足这些要求。任何制度的设计都会进行成本效益分析,专利制度的设计和运行也是如此。专利行政部门在授权过程中基于成本效益的考虑,仅会进行有限度的的文献检索,以确定申请是否符合授予专利权的条件。这就在制度运行层面上为不符合授予专利权条件的申请授予专利带来了可能。而实用新型专利申请在授权过程中只进行初步审查,并不进行新颖性、创造性的实质审查,因而存在数量众多的并不符合授权条件的实用新型申请获得了专利权。不符合专利授权条件的专利申请因为制度运行的原因而获得了专利权就为专利侵权诉讼中的现有技术抗辩提供了现实的可能性。


(三)现有技术抗辩的理论基础


现有技术抗辩的理论基础是专利权的保护范围不得包括现有技术。现有技术又被称之为公知技术,是指处于公共领域的技术。现有技术分为自由的现有技术和非自由的现有技术,前者是指任何人都可以自由使用的技术,后者是指虽然公开但并不是任何人都可以随意使用的技术。现有技术具有公共性,原则上任何人都可以使用。任何人不能就现有技术申请专利,更不能就现有技术主张垄断权利。


(四)现有技术抗辩在司法实践中的意义


从源头上进行考虑,那些被授予专利权的现有技术应该通过无效宣告程序将该专利进行除权,使该技术重新回到公有领域范围。而专利无效宣告程序最终发生效力除了需要经过专利复审委的无效宣告程序外,可能还要经过一审、二审程序。在专利侵权民事诉讼中,如果在涉案专利不符合授权条件的任何情况下,都必须先通过无效宣告来进行除权,等待无效宣告程序的最终结果确定后再进行侵权民事程序,一方面将会耗费大量的时间,导致案件久拖不决;另一方面也会使案件当事人和司法机关花费大量的人力物力。这种情况不利于及时保护专利权人和被控侵权人的合法利益,引发较多社会矛盾。相反,如果允许被诉侵权人提出现有技术抗辩,只要被诉侵权人能够证明其实施的技术属于现有技术,就不构成侵权。这样可以节约程序,有利于及时定纷止争,更好地保护当事人的合法权益。  


二、现有技术抗辩

在司法实践中的具体适用规则


《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2009年12月21日最高人民法院审判委员会第一千四百八十次会议通过,法释[2009]21号)第十四条第一款规定“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。该解释为如何进行现有技术抗辩的技术对比工作确定了操作规范。根据该解释的规定,应当将被诉落入专利权保护范围的技术特征,也就是权利人在起诉时指控侵权的被诉侵权技术方案的技术特征,而非被诉侵权人实施技术的的全部技术特征,与一项现有技术的相应技术特征进行对比。技术特征是指技术方案中能够相对独立地实现一定的技术功能,并产生相对独立的技术效果的最小技术单元。


举例来说,一项权利要求包含A、B、C和D四个必要技术特征,专利权人指控侵权人实施的技术方案包含了a、b、c和d四个相应的技术特征。如果被诉侵权人能够证明a 、b、c和d这四项技术特征与一项现有技术方案中相应的技术特征相同或者无实质性差异,现有技术抗辩即成立。无实质性差异,在实践中可以参照等同的标准掌握。值得注意的是,被控侵权人所实际实施的技术方案包含的技术特征既可能多于现有技术包含的技术特征,也可能少于现有技术包含的技术特征,但是只要被控侵犯专利权的全部技术特征能够在现有技术中找到相应的技术特征,现有技术抗辩就能够成立。当然,现有技术方案与被诉侵权技术方案应当是相同的技术主题,否则,即使特定技术特征相同或者无实质性差异,也不能据此认定现有技术抗辩成立。[1]


根据被诉侵权技术方案、现有技术和涉案专利之间的相互差异关系,现有技术抗辩会存在以下几种情形:


(一)被诉侵权技术方案、涉案专利、现有技术三者相同


当被诉侵权技术方案、涉案专利、现有技术三者相同时,表明三者是同一技术。对于此时能否适用现有技术抗辩有不同的观点。有的认为既然被诉侵权技术方案与现有技术完全相同,就应当允许被控侵权人提出现有技术抗辩。“在专利侵权诉讼中,当被控侵权人举出确凿证据,证明其所实施的技术属于自由公知技术时,无论是法院还是专利行政部门都可以直接认定被控侵权人实施该技术的行为不构成侵犯专利权的行为,无须等待宣告专利权无效的审查和审理结果。” [2]有的认为既然被诉侵权技术方案与涉案专利、现有技术均相同,则被控侵权人不能主张现有技术抗辩,而应依法请求宣告权利人专利权无效,并在权利人专利权被宣告无效后,由法院作出驳回权利人诉讼请求的判决。[3] 北京市高级人民法院2001年9月29日公布的《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第一百零三条规定“当专利技术方案、被控侵权物(产品或方法)、被引证的已有技术方案三者明显相同时,被告不得以已有技术进行抗辩,而可以向专利复审委员会请求宣告该专利无效”。可见当时北京高院也持上述观点。


其实,上述情形反映了在被诉侵权技术方案和涉案专利技术相同时能否适用现有技术抗辩的问题。从现有技术抗辩制度设立的初衷来看,应当允许被控侵权人提出现有技术抗辩。最高人民法院在(2007)民三监字第51-1号关于施特里克斯有限公司与宁波圣利达电器制造有限公司、华普超市有限公司侵犯专利权纠纷申请再审案的通知中明确指出:公知技术抗辩的适用仅以被控侵权产品中被指控落入专利权保护范围的全部技术特征与已经公开的其他现有技术方案的相应技术特征是否相同和等同为必要,不能因为被控侵权产品与专利权人的专利相同而排除公知技术抗辩原则的适用。


(二)被诉侵权技术方案与涉案专利构成等同而与现有技术相同


在这种情况下,如果被控侵权人提出现有技术抗辩,人民法院在查明被诉侵权技术方案与现有技术相同的事实后,即可直接判决侵权不成立。至于被诉侵权技术方案与涉案专利之间的关系并非做出判决的前提条件。


(三)被诉侵权技术方案与涉案专利相同而与现有技术构成等同


如果被诉侵权技术方案与涉案专利相同,但是被诉侵权人能够证明被诉侵权技术方案与现有技术构成等同,现有技术抗辩仍能成立,被诉侵权人行为不构成侵权。


(四)被诉侵权技术方案与涉案专利、现有技术均构成等同


此种情况又包括两种情形。第一种情形为被诉侵权技术方案、现有技术与涉案专利两两构成等同,此时,如果被诉侵权人主张现有技术抗辩,则现有技术抗辩成立,法院应判决侵权不成立。第二种情形为被诉侵权技术方案与涉案专利、现有技术分别构成等同,但现有技术与涉案专利既不相同也不等同。此时现有技术抗辩是否成立,有人认为取决于被控侵权技术方案是更接近于涉案专利还是更接近于现有技术,如果更接近于现有技术,则现有技术抗辩成立,如果更接近于涉案专利,则现有技术抗辩不成立。笔者认为,从司法解释的表述来看,只要被控侵权人能够证明被诉侵权技术方案与现有技术相同或者构成等同,现有技术抗辩就能成立,因此,被诉侵权技术方案是更接近现有技术还是更接近涉案专利都不影响现有技术抗辩的成立。


三、现有技术抗辩适用中的几个问题


(一)现有技术抗辩是否必须以被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围为前提


持肯定观点的人认为现有技术抗辩是侵权抗辩的的一种事由,其适用应以被诉侵权技术方案落入原告专利权的保护范围为前提,因此如果被控侵权人提出现有技术抗辩,法院应先查明被诉侵权技术方案是否落入原告专利权的保护范围。[4]  如果被诉侵权技术方案未落入原告专利权保护范围,则无需审查被控侵权人的现有技术抗辩即可判决驳回原告的侵权主张。只有在被诉侵权技术方案落入原告的专利权保护范围后才可进一步审查被控侵权人的现有技术抗辩是否成立,而不能在未确定被控侵权技术方案是否落入原告专利权保护范围的情况下就直接审查被控侵权人的现有技术抗辩是否成立。


持否定观点的人认为,在被诉侵权人提出现有技术抗辩后,是先审查被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围,还是先审查现有技术抗辩是否成立并不必然遵循某种先后顺序。应当由法院根据案件的具体情况,本着提高诉讼效率的原则来决定是先审查被诉侵权技术方案是否落入原告的专利权保护范围还是先审查现有技术抗辩的成立与否。


(二)单独对比原则


为规范自由裁量权的行使,统一司法尺度,现有技术抗辩中被诉侵权人所能援引的技术方案应当限定为一个,即被诉侵权人主张为现有技术的技术方案不能是两个或两个以上技术方案的组合。但这并妨碍被诉侵权人在无效宣告程序中根据这些证据主张专利权无效。通常作为现有技术的一项技术方案记载于一份对比文内,但不能认为一份对比文件中所记载技术方案就是一项现有技术,一份对比文件中可能记载了多个完整的技术方案。同时,作为现有技术的一项技术方案也可能记载于多份对比文件。


现有技术抗辩原则上坚持单独对比原则,也就是通常所说的新颖性对比方式。因为多项技术方案的组合本身就可能具有创造性,即使能够使涉案专利无效,但是超出了侵权诉讼的审理范围,因此,在适用现有技术抗辩时原则上应坚持单独对比原则。


注释:

[1] 孔祥俊,王永昌,李剑:“《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》适用的若干问题”,载《电子知识产权》2010年第2期。

[2] 尹新天:《专利权的保护》,知识产权出版社2005年第2版,第487页。

[3] 程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社2002年版,第20页。

[4] 同注释[3] 第61页。


参考文献:

[1]罗东川主编:《中国专利案例精读》,商务印书馆,2013年版。

[2]奚晓明主编:《最高人民法院知识产权审判案例指导》,中国法制出版社,2010年版。

[3]张玲,张丽霞,向波著:《发明专利侵权诉讼实务问题研究》,人民出版社,2014年版。

[4]曹新明:“现有技术抗辩研究”,载《法商研究》2010年第6期。


赵文涛,北京德和衡律师事务所知识产权一部执业律师。先后毕业于兰州大学和江西财经大学,分别获理学学士和经济学硕士学位。赵文涛律师执业领域主要为知识产权、反垄断和境外直接投资。


联系方式

电话:13621291056

邮箱:zhaowentao@deheng.com


本文仅代表作者观点,如需转载、节选,请在后台联系小编,转载时请在文首显著位置注明作者及来源。

Copyright@2016    版权所有    德衡商法网    免费服务监督热线:    800-8600-880    400-1191-080

ICP备案号:鲁ICP备05011736号    网站统计