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宋献涛、刘良勇、方春晖:外观设计专利如何适用间接侵权
发布日期:2018-08-01

我国专利法集发明、实用新型、外观设计于一体,然而,这样的三合一模式并未实现和谐完美的共处。究其原因,发明和实用新型具有内在的技术性要求,而外观设计关注外在的表象美感,二者旨趣有别,规则殊异。发明和实用新型保护的客体是技术方案,是通过权利要求的抽象文字表现出来的技术特征之有机组合,外观设计保护的客体是设计方案,是通过外观图示的诸多设计特征展现出来的整体视觉印象,这种本质差异导致发明与实用新型的很多理论和规则难以直接适用于外观设计,间接侵权即为一例。



间接侵权,意在何方?

外观设计专利是否适用间接侵权?要回答这个问题,必须先考察间接侵权的引入缘由和背景。


众所周知,在发明与实用新型专利的侵权判定中,首先要根据权利要求的技术特征确定专利权的保护范围,即明确其边界在哪里,然后判断被诉侵权方案是否落入其边界所圈定的保护范围:如果权利要求记载的技术特征全部再现于被诉侵权方案中,则被诉侵权方案落入专利权的保护范围;否则不落入保护范围,自然谈不上侵权。国外称之为all elements rule,我国称之为全面覆盖原则或全部技术特征原则或全要件原则,这是侵权判定的基本原则[1],可以防止专利权的肆意扩张,但同时也给无良侵权者制造了钻空子的机会。在此情况下,由于专利法对权利要求所限定的技术方案有完整性的要求,使得权利要求须记载所有必要技术特征[2]。因此,为了防止精明的投机者通过分工合作各自实施权利要求所记载的部分必要技术特征的方式攫取专利的实质贡献,间接侵权应运而生。国外的案例表明,间接侵权最初出现在发明领域,后来在加强专利权保护的大潮涌动下,范围不断扩张,大有涵盖专利各领域之态势。


虽然国内外相关的法律条文中并未明确限定间接侵权仅仅适用于发明和实用新型[3],但我国的实践司法者却在精心雕琢的话语中透露出这样的理解。例如,在2018年7月9日召开的第四次全国法院知识产权审判工作会上,最高人民法院陶凯元副院长在讲话中强调,“专利领域中的帮助侵权以被帮助者利用侵权专用品实施了覆盖专利权利要求全部技术特征的行为为条件。”由于在专利法意义上冠以“技术”一词的专利,通常是指发明或实用新型;而对于外观设计,通常冠以“设计”一词[4]。因此,陶凯元副院长的上述讲话显然将帮助侵权(间接侵权的一种形态,另一种形态为诱导侵权或教唆侵权)的使用环境设定为发明和实用新型,因为外观设计没有权利要求,更没有技术特征。再例如,北京市高院《专利侵权判定指南(2017)》第119-122条分别规定了两种帮助侵权行为和两种教唆侵权行为,第119和121条明确出现了“技术方案”的字眼,第122条明确使用了“涉案技术”的表述,这些是发明和实用新型特有的词语,外观设计不能被称为技术方案,也不能被称为涉案技术。广东省高院的资深知识产权法官欧丽华在审结一件外观设计间接侵权案件后撰文总结,“间接侵权制度本身是对专利权人垄断利益与社会公共利益之间进行衡平的结果,是对全面覆盖原则的突破”。[5]


以上表明,间接侵权可以把握技术方案的真谛和克服全面覆盖原则的僵硬,在实务中主要被理解为用于强化发明和实用新型专利权的保护。


产品类别是窗户纸还是鸿沟?

虽然与发明和实用新型一起生长在专利法的屋檐下,但外观设计指向的不是技术方案,也不是通过权利要求中的技术特征来表现,其侵权判定坚持的不是全面覆盖原则,而是整体观察综合判断原则。在很长时间里,最高人民法院和国家知识产权局均采用混淆论作为判断标准。[6] 即便现在抛弃了混淆论,最高人民法院仍坚持以产品类别作为侵权比对的前提[7],国家知识产权局也坚持以产品类别作为确权比对的前提[8]。在目前涉及外观设计专利间接侵权的三个案例中,产品类别不同均是争议焦点和审理难点。


在“汽车轮胎”外观设计专利侵权纠纷案中,原告的外观设计专利名称为“汽车轮胎”,被诉侵权产品为胎面胶。对此,郑州市中院认为两者用途不同,不属于相同种类产品也不属于相近种类产品,故被诉侵权胎面胶产品未落入涉案外观设计专利权保护范围[9]。但河南省高院认为两者构成近似产品,J152型号胎面胶的外观与株式会社普利司通专利产品的外观基本相同,落入了株式会社普利司通外观设计专利权的保护范围。河南省高院特别指出,胎面胶系轮胎最外层的部件,完整的包括着轮胎胎体,其功能仅限于生产轮胎,其与轮胎胎体粘合形成了轮胎,因此胎面胶是生产轮胎的关键部件,胎面胶的外观也直接决定了轮胎的外观。河南省高院在此基础上认为,本案中株式会社普利司通的外观设计专利的主要内容是胎面胶的花纹,因此胎面胶与株式会社普利司通的专利产品轮胎构成近似产品,故归入直接侵权。[10]


在“移动电源”外观设计专利侵权纠纷案中,涉案专利的产品为“移动电源”,而被诉侵权产品为移动电源外壳。深圳市中院经比对后认为,被诉侵权产品移动电源外壳的外观设计与涉案专利设计相同,且被诉侵权产品移动电源外壳在配合其他零部件完成组装后所形成的产品为移动电源,与涉案专利产品种类相同,被诉侵权产品移动电源外壳在配合其他零部件完成组装后,该移动电源产品落入涉案专利权的保护范围,由此认定被告制造、销售的移动电源外壳是移动电源产品的专用零部件,故构成引诱侵权[11]。广东省高院认为被告的行为并不符合“教唆(引诱)侵权”中引诱者行为的特征,但认为,一个完整的产品与构成该产品的零部件之间属于相近种类的产品,可以直接就两者的外观设计进行比较,是否相同或相近似以比较的结果而定。经比对,被诉侵权移动电源外壳与本案专利的外观设计并无差异,构成相同的外观设计,落入本案专利的保护范围,已经构成直接侵权。[12]


在“带图形用户界面的电脑”外观设计专利侵权纠纷案中,涉案专利名称为“带图形用户界面的电脑”,视图中所显示的产品为电脑,原告认为被告开发并提供给用户下载的“江民优化专家”软件属于“包含图形用户界面的产品”。北京知识产权法院认为,被诉侵权软件不属于外观设计产品的范畴,相应地,其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近种类的产品,据此,即便被诉侵权软件的用户界面与涉案专利的用户界面相同或相近似,被诉侵权软件亦未落入涉案专利的保护范围。[13]


在前两个案例中,河南省高院和广东省高院均认为,整体和部分的关系并不导致二者类别不同,应对被诉侵权产品和涉案专利的外观设计进行比较分析,如果没有差异,则可认定直接侵权,而无需绕道间接侵权。在第三个案例中,北京知识产权法院持保守意见,认为产品类别相同或相近是比对的前提,软件和电脑不属于相同或相近类别,故不可比。


可见,产品类别差异是可大可小的问题,如果将其视为一捅就破的窗户纸,很多原本牵涉间接侵权的问题可以纳入直接侵权框架下解决,如果将其视为不可逾越的鸿沟,即便付诸间接侵权,也未必能真正解决问题,正如上述第三个案例中所反映的那样,法院还会纠结于间接侵权是否以直接侵权为前提。


外观设计专利如何适用间接侵权?

外观设计专利的侵权判定采用整体观察综合判断原则,比全面覆盖原则明显灵活和充满弹性,因此,对于省略个别特征的规避行为,实务中并未引入间接侵权,而是将涉案专利和被诉侵权产品直接进行比对,以比对结果判定是否构成侵权。例如,江苏省高院在“楼梯护栏花”案中认定涉案外观设计专利上下轴的两端柱头有节状突起,而被诉侵权设计则没有,但认为以一般消费者的普通注意力而言,这属于不影响整体视觉效果的细微差异[14]。江苏省高院在“烧烤炉折叠架”案中认为,被诉设计缺少涉案专利四个支腿中间的横向连接杆,属于有和无之间的差异,对一般消费者而言,已属于更为关注的各部分的具体设计变化,故两者在整体视觉效果上产生实质性差异,不能认定为近似。[15]


发明和实用新型专利的间接侵权主要覆盖以下三种情形:1、实施涉案专利的关键专用产品;2、为他人实施专利提供场所、仓储、运输等便利条件;3、以提供图纸、进行产品演示等方式积极诱导他人实施专利。北京市高院《专利侵权判定指南》将情形1和2规定为帮助侵权,将情形3规定为诱导侵权。外观设计专利除上述三种情形外,还存在情形4--跨类转用。


对于情形1,一种思路是直接侵权,另一种思路是帮助侵权。


直接侵权操作起来比较简单,鉴于专用产品和外观设计专利产品呈现出部分和整体的关系,似乎没必要纠结于二者类别是否相同或相近,可以进行特征比对,纳入直接侵权的路径。例如,在“汽车轮胎”中,二审法院认为,胎面胶是生产轮胎的关键部件,胎面胶的外观也直接决定了轮胎的外观,涉案外观设计专利的主要内容是胎面胶的花纹,因此胎面胶与涉案专利产品轮胎构成近似产品。在“移动电源”案中,二审法院更是直言,一个完整的产品与构成该产品的零部件之间属于相近种类的产品,可以直接就两者的外观设计进行比较。


在美国的Akamai v. Limelight案中,CAFC第二次全席判决即采用了该思路,即,扩大直接侵权的适用范围,使之涵盖间接侵权难以应对的一些情形。在我国运用该思路的弊端在于:一方面挑战了司法解释和审查指南中关于以产品类别作为特征比对前提的规定,另一方面,将制造上游产品的行为和利用上游产品制造下游产品的行为均定性为制造侵权产品的行为,逻辑层次似有混乱之感。


按照帮助侵权的思路,实施外观设计专利产品的行为属于直接侵权,实施关键专用产品的行为属于帮助侵权,这在逻辑上比较清晰,但很容易陷入间接侵权是否必须以直接侵权为前提的迷思,而且产品范围的确定可能导致无法达到加强专利权保护的期待,这在“带图形用户界面的电脑”案中表现得尤为突出。


情形2和3并非发明和实用新型所特有,在外观设计专利中仍有适用帮助侵权和诱导侵权的空间[16],但应注意,帮助者和引诱者并不亲自参与侵权行为的实施[17]


对于情形4,笔者认为可以适当淡化产品类别的限制[18],即使无法摆脱产品类别的束缚,也可以考虑转用的难易[19],再结合设计特征的相似程度,对侵权与否作出综合判断。从专利法体系的角度来看,理由至少在于:一、对于发明和实用新型专利而言,说明书未必对权利要求书产生限制作用,主题名称未必对权利要求产生限制作用,既然外观设计与发明和实用新型共处专利法的框架下,理应沿袭同样的保护范围解释理念,简要说明对外观设计专利保护范围到底是起限制作用,还是起解释说明作用,尚需个案而定[20]。二、2008年《专利法》修改时对外观设计的授权摒弃了“相同、相近似”的字眼,借鉴了发明和实用新型专利的授权标准表述方式,既然如此,外观设计的侵权判定标准也应向其看齐,将明显没有难度的跨类转用纳入外观设计专利权的保护范围[21]。三、综合判断并不意味着仅仅是设计特征的综合,当然也可以将产品类别纳入综合考虑的范畴,否则,就可能出现“窃钩者诛,窃国者为诸侯”的不合理结论[22]


小  结

综上,笔者认为,外观设计专利有适用间接侵权的可能性和必要性,但不能直接照搬发明和实用新型专利的间接侵权规则,而应做适应性处理。对于实施专利的行为,不管是省略或替换特征,还是实施关键专用产品,抑或转换产品类别,均应纳入直接侵权的判定范围;对于不亲自实施专利、但诱导他人实施专利或为他人实施专利提供便利条件的行为,可以适用间接侵权。具体建议如下:


(1)对于省略或替换个别设计特征、但仍构成相同产品的情形,纳入直接侵权判断的范围,间接侵权没有适用空间;


(2)对于实施涉案专利关键专用产品的情形,该专用产品和外观设计专利产品呈现出部分和整体的关系,不必纠结于产品类别是否相同或相近,可以直接比对并做出判定,没有必要适用间接侵权;


(3)对于产品类别不同的,可以考虑转用的难易,进行整体观察综合判断,没有适用间接侵权的必要;


(4)对于不亲自实施专利侵权行为、但积极诱导他人实施专利侵权行为的,可以适用诱导侵权;


(5)对于不亲自实施专利侵权行为,但为他人实施专利侵权行为提供场所、仓储、运输等便利条件的,可以适用帮助侵权。


注释

[1] 规定于2009年专利司法解释第7条。

[2] 规定于专利法实施细则第20条第2款。

[3] 美国专利法第271条,中国2016年专利司法解释二第21条。

[4] 专利法第2、23、27、62条。

[5] 欧丽华:《产品外壳对产品外观设计专利权是构成“间接侵权”还是“直接侵权”的判断》,知产力2016年9月27日。

[6] 《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定会议纪要稿》(2003年10月)第24条第1款规定:“人民法院在判断近似外观设计时,应当以一般消费者施以一般注意力是否容易混淆为准。” 2001年版《审查指南》在第四部分第五章第5节“判断原则”中明确了混淆标准的地位:如果一般消费者在试图购买被比外观设计产品时,在只能凭其购买和使用所留印象而不能见到被比外观设计的情况下,会将在先设计误认为是被比外观设计,即产生混同,则被比外观设计与在先设计相同或者与在先设计相近似;否则,两者既不相同,也不相近似。

[7] 2009年专利司法解释第8条要求被控侵权产品与外观设计专利产品属于相同或者相近种类。

[8] 《专利审查指南》第四部分第五章第5.1节(标题为“判断基准”)中要求涉案专利与对比设计属于相同或者相近种类的产品外观设计,第6节(标题为“根据专利法第二十三条第二款的审查”)多次强调比较的对象是涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计。

[9] (2011)郑民三初字第1341号民事判决书。

[10] (2014)豫法知民终字第5号民事判决书。

[11] (2014)深中法知民初字第17号民事判决书。

[12] (2014)粤高法民三终字第773号民事判决书。

[13] (2016)京73民初字第276号民事判决书。

[14] (2016)苏民终1455号民事判决书。

[15] (2016)苏民终128号民事判决书。

[16] 商标法第57条直接将提供场所、仓储、运输等便利条件的行为规定为侵权,在专利法没有明确规定的情况下,最好还是通过间接侵权进行规制。

[17] 同脚注3。

[18] 在欧盟,外观设计与其所用的产品通常没有密切的关系,因此,同一设计可以用在许多不同的产品上。我国商标法中也有跨类保护的可能,外观设计在此方面并非不能越雷池一步。

[19] 如果将汽车设计使用到玩具汽车上,可以认定具有转用的启示。参见芮松艳:《外观设计法律制度体系化研究》,知识产权出版社,2017年版,第257-258页。

[20] 《共同体外观设计审查指南》6.1规定:产品说明不会影响共同体外观设计的保护范围(The indication of products does not affect as such the scope of protection of a Community design)。

[21] 北京知识产权法院的芮松艳法官认为:侵权程序在相当程度上可以引用授权规则,这是因为,作为授权性权利,外观设计的侵权条件与授权条件之间具有密切联系,在侵权规则的设定过程中必然需要结合考虑其授权条件,只有如此方可使授权程序具有实质意义,亦可以使权利人与社会公众对该权利范围及其行为的合法性具有合理预期。参见《外观设计法律制度体系化研究》,知识产权出版社2017年版,第302页。

[22] 盗用大部分特征的可以纳入整体观察综合判断,侵权与否待定,盗用全部特征但轻松变换类别反而导致不能纳入整体观察综合判断,这在逻辑上是不通的。



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作者简介:

宋献涛,北京德和衡律师事务所高级顾问,具有双重背景和双重资格(工学硕士和法律硕士,律师资格和专利代理人资格),入选国家知识产权局专利侵权判定咨询专家,执业十几年中为多家世界五百强企业提供专利申请、专利布局、技术许可、专利分析、专利无效、专利侵权诉讼、专利行政诉讼、专利行政维权等法律服务。对专利法理论和实务有深入研究,在中外知名媒体上发表文章七十余篇,曾多次以特邀专家身份参加北京市高级人民法院、国家知识产权局、北京市知识产权局的课题和专家意见征求会。


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作者简介:

刘良勇律师,德衡律师集团高级联席合伙人,毕业于上海师范大学(应用物理专业)和对外经济贸易大学(法律硕士专业),北京城市学院知识产权研究中心兼职教授。擅长知识产权综合保护,具有十年以上的律师执业经验和专利代理执业经验,曾为多家著名跨国公司提供知识产权服务,涉及通信电子、互联网、软件、机械加工、化工、食品饮料、医疗器械、汽车及汽车配件等多个领域。刘良勇律师在其职业生涯中参与办理了大量的知识产权侵权诉讼、确权诉讼、知识产权行政保护、知识产权申请、知识产权尽职调查以及知识产权海关保护等知识产权案件。刘良勇律师在2015年被《亚洲法律与实践》杂志评选为知识产权领域“杰出律师”,在2017年被《Legal500》杂志评选为知识产权推荐律师。


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作者简介:

方春晖律师,德衡律师集团高级联席合伙人、专利代理人。武汉大学工学士、对外经济贸易大学法学硕士、加州大学伯克利法学硕士。方律师擅长业务领域为知识产权和反垄断、公司业务及民商事争议解决。尤其在跨国争议解决、跨国知识产权诉讼(包括美国ITC337条款调查)方面有丰富的经验。方律师曾工作于通用电气、阿尔斯通、华能国际等世界五百强企业,深刻了解工业行业和公司治理,能有效理解客户需求并创造性地提出解决方案。


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