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姚约茜:跨境并购中的知识产权审查
发布日期:2018-06-01

国际环境风云变幻,我国企业对外投资并购面临着前所未有的挑战与风险。而在当代,企业的知识产权和创造知识的能力,是企业的核心的竞争力。因此,针对贸易战背景下跨境并购中涉及的知识产权进行审查也是这一阶段跨国投资项目中至关重要的一环。


尽管一直以来,中国企业海外并购的步伐不断加快,也有越来越多的中国企业被海外企业收购,知识产权“引进来”与“走出去”的实践均逐渐增多,但实际上企业的跨境并购并非易事。由于我国知识产权制度起步比较晚,不少企业仍然缺乏知识产权风险防范意识,因此不少并购活动以失败而告终,譬如TCL收购汤姆逊、上汽收购双龙的实践,均暴露了我国企业在知识产权领域的软肋。2001年国内某企业对飞利浦CDMA业务的收购案轰动一时。当时,该民企在达成初步收购意向后,已设立通信公司,雄心勃勃地想要借机开拓海外市场。然而,由于该民企在并购前未进行充分调查,未发现飞利浦CDMA技术中所涉专利有40%来源于高通公司的许可。因此之后问题也随之而来,企业收购的知识产权并不属于飞利浦,而是属于许可方高通公司,飞利浦CDMA技术中该部分被许可专利无权处置。最终,虽然该民企完成了并购,但因在收购前埋下的知识产权隐患,其通信业务的开展难以避开高通所设下的重重障碍,因此收购的初始愿景几乎落空。


在这类涉及高精尖技术,并有知名公司参与的跨国并购交易中,如何处理相关的知识产权问题显得尤为重要。稍有疏忽,就可能为将来的业务开展留下隐患,甚至是付出高昂的代价。因此,收购方需要充分了解被收购企业的知识产权构成、状态和风险,同时合理评估自身的资源背景,在对并购后的整合具有初步的把握之后,最终作出是否收购的商业决策。


本文所讨论的跨境并购包括外资企业对中国企业的并购以及中国企业对海外企业进行的并购。在海外并购中,中国企业需要应对交易中以及交易后包括权属、整合、稳定性、价值性等风险。



一、跨境并购中的主要知识产权风险


跨境并购的阶段可大致分为并购前、并购中、并购后三个阶段,每个阶段都隐含着不同的知识产权风险。


(一)并购前与并购中的知识产权风险


在并购进行前与并购过程中,知识产权风险可能导致并购中断,降低并购效率甚至给企业造成损失。


01
政策风险


大规模的跨境并购交易必然面临着各国法律环境、法规政策不同所带来的程序与标准差异。对于知识产权问题,这些差异往往体现在知识产权产品的贸易、进出口与权利移转上,从而影响并购交易的进程,甚至影响并购后企业对知识产权的使用。知识产权所涉及的法律法规纷繁复杂,语言差异更是增加了条文理解上的不确定性。另外,如果遗漏掉目标企业所在国对技术、品牌等知识产权的出口限制性政策,也会为并购带来不利影响。


以境内企业对美国企业的并购为例。理论上,任何中国公司意欲持股美国公司超过10%,都需要通过CFIUS(美国外国投资委员会)的审查。正因为CFIUS的存在,扩张版图已遍布全球的华为迟迟无法打开美国市场,蚂蚁金服收购速汇金的交易也因CFIUS否决而无奈地支付了“分手费”。一直以来,CFIUS的审查重点集中在涉及国防工业与国家安全的领域、外国投资者具有所在国国资背景的企业、以及涉及敏感技术的企业并购等。若境内并购者未与CFIUS进行预沟通,未拟定合理的“分手费”条款,很可能面临审批不通过的风险,并可能需要单方面承担这部分风险


02
知识产权有效性风险


a.时间和地域性风险

时间特性会影响知识产权的有效性。无论是著作权、专利权还是商标权,一旦超过保护期限以及未满足一定条件,这些知识产权便会失效。比如专利逾期未缴纳年费、注册商标逾期未续展,均会影响知识产权的有效性。而知识产权的地域性并购风险往往会限制知识产权垄断权,集中体现专利与商标的并购上,购买的他国知识产权资产不一定受本国法律法规的保护。因为,当购买某一国家的专利或商标时,仅仅是获得了该地区的专利垄断权或商标所有权,当该专利产品或品牌销售到另一国家,很可能不仅无法获得该垄断利润,甚至可能卷入侵犯他人权利的纠纷中。因此,时间与地域这两个因素都将直接影响并购价格


b.诉讼风险

诉讼纠纷也会影响知识产权的有效性。权利的存在会随权利人、利害关系人的权利主张、主管机关的决定、仲裁或司法机关的裁判行为而出现变化。比如专利的侵权诉讼中,若原告的专利存在瑕疵,即使瑕疵非常微小,也可能在再次评估后被无效或部分无效。在商标诉讼中更是如此,王老吉与加多宝案的仲裁结果直接使得倾注10年心血的加多宝集团无法继续使用王老吉商标。因此,若开展并购前未充分调查标的物的知识产权诉讼风险,很可能在将来的业务开展中遭遇讼累。


c.权属风险

①知识产权所有权实际上不归属于被收购方。例如,职务性知识产权约定不明、合作开发或委托开发的智力成果不明确所导致的权利归属不明。某些情况下,知识产权实际归属于被收购方的子/母公司或关联公司。如苹果诉唯冠案中,苹果注册了名为IP Application Development(IPAD)公司,仅以3.5万英镑的价格收购了唯冠(台北)持有的多国IPAD商标,这一操作看似天衣无缝,然而却百密一疏,遗漏了唯冠(深圳)所持有的IPAD在大陆地区商标所有权。最终,苹果为取得IPAD在中国大陆的注册商标付出了高昂的代价。


②知识产权实际为被收购方与他人共有。共有形式可以为协议共用,也可以法定共有。总而言之,被收购方对知识产权的所有权是不完整的,因此其单方处分行为不具有法律效力。尤其在交叉许可协议中,所有权与使用权的归属十分复杂。


③被收购方的知识产权存在权利限制。这一限制是非常常见的知识产权并购风险。由于很多知识产权是非公开的,收购方未能充分调查目标知识产权之上的许可限制。正如文章开头所提到的华立集团收购飞利浦CDMA项目,由于高通与飞利浦在交叉协议与授权协议中约定了承诺技术不会向第三方公开,因此华立集团无法获取其想要引进的3G技术,而其获得的2G专利技术实际毫无意义。


03
价值评估风险


对于并购双方而言,对于知识产权的估价是并购谈判中涉及知识产权的重头戏,直接影响并购成本。实践中,知识产权价值评估的主要方式是预测未来收益。然而预测并不一定准确,随着时间的推移,有许多不确定因素会影响知识产权的价值和收益,比如“三鹿”商标因毒奶粉事件而迅速贬值。如购买专利之后被控侵权或被撤销,则不仅无法使用该专利,有时还可能要承担侵权责任。实际上,知识产权价值的准确评估极其困难,评估方式的差异也往往会影响评估价值,因此知识产权价值评估中的风险不容忽视。


(二)并购后的知识产权风险


并购过程的终结并不意味着风险也随之终结。恰恰相反,并购后许多知识产权的运用风险才会逐渐暴露


01
侵权风险


正如在“诉讼风险”与“价值评估风险”部分所提及的那样,并购获得的知识产权可能存在一些侵权风险。这些风险产生于并购前,但往往通过并购直接移转给并购方,并于并购完成后爆发。如果出现这种情况,并购方不仅无法达到使用该知识产权并创造收益的目的,反而会因此被诉侵权,得不偿失


02
使用限制


在并购中,需要注意的是,看似已收入囊中的知识产权很可能存在一些潜在风险与限制,使得收购方无法自由使用该知识产权。往往并购方会忽略目标知识产权之上是否存在一些被并购方与第三方签订的使用协议,导致知识产权的使用存在限制


03
整合风险

许多企业,特别是中国企业,在进行跨境并购时,急于引进技术,渴望通过并购获取大量知识产权。然而,若企业未能准确评估自身的技术水平、人员配备与政策文化是否能消化这些知识产权,往往会出现水土不服的现象——并购对象的技术或知识产权与企业本身的技术或知识产权相融度不高,并购后由于技术限制很难充分利用该知识产权,或是难以进行进一步的研发。



二、作为并购方的知识产权风险

应对措施


知识产权的跨国并购的目标之一是安全有效地转移并购目标的知识产权资源。正如上文所提到的那样,知识产权风险体现在并购的前、中、后三个阶段,因此,应针对每一阶段对症下药,防范风险


(一)并购前


在每一次成功的商业交易背后,都铺垫着交易双方对彼此充分的了解与调查。在并购开始前,作为并购方应进行全面详细的调查,充分评估自身技术能力,筛选出合适的目标企业与目标知识产权,并对其知识产权进行风险预估。然后进行总的战略布局,针对各个环节易产生的知识产权风险制定策略。


具体来说,第一步就是了解企业的并购目标,明确企业的并购期望,即希望从此次交易中,获得何种知识产权以及如何对这些资产进行使用;第二步,确定并购对象后,则应对并购企业的核心知识产权资产进行初步评估,包括其权属、诉讼、使用风险等等,以及初步评估企业自身对目标知识产权的运用能力与消化能力;最后,也应对目标知识产权所在地的相关法律法规与政策环境作相关的检索,预防由于知识产权跨境转让而产生的水土不服。


以中国企业并购美国企业为例,为应对上文提及的CFIUS审查,境内企业需提前与CFIUS进行沟通向其强调交易不会损害美国的国家安全与知识产权,并能够给美国带来相应的利益;在设计交易方案时可以适当对自身权利做出一定的承诺和限制,打消审查机构顾虑,如承诺回避部分业务、放弃所有权而转求使用权等;作为收购方的中国买家,在并购谈判计划中应列入约定由标的公司而非收购方取得CFIUS审批这一事项,同时对可能产生的审批失败风险提前做好风险承担计划


(二)并购中


确定目标公司与目标知识产权后,则应开展知识产权尽职调查,包括知识产权审慎调查(IPDD)与技术自由实施调查(FTO)等。

知识产权审慎调查的第一步是盘点目标企业拥有的知识产权,不仅包括数量与清单,还包括知识产权的内容、范围与有效期限。其次,则应考察企业是否存在侵犯他人知识产权的情形。另外,目标企业知识产权管理制度也应纳入考量范围,如商业秘密的研发管理与保护机制等。


所谓的技术自由实施调查则是指调查实施人是否能在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用与开发,并将通过使用该技术生产的产品投入市场。技术自由实施调查最核心的部分是对已公开的专利申请和已授权的专利文献进行检索,仔细将其与欲实施的技术进行对比,以评估后者是否属于前者的保护范围。这一部分不仅需要对专利文献进行细致与全面的检索,还要对专利侵权进行深入、透彻和专业的分析。若被调查技术系通过转让或许可的方式获得,还应对交易文件和实际执行情况进行调查,以评估被调查公司对技术的使用情况是否符合交易双方的约定。另外,根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》(以下简称“《条例》”),部分技术属于禁止或限制进口的技术。对于需限制进口的技术实施许可管理。因此,应充分评估目标技术是否符合《条例》及他国相关法律法规的规定。


总的来说,在这一阶段中应充分、全面地评估目标公司的相关知识产权权益是否持续、稳定、有效。评估知识产权风险后,应及时制定相应的策略,综合税务、法律政策、外汇管理等多方面因素确定知识产权交易架构,同时了解知识产权交易的目标国与国内相关备案、许可、转让、登记等流程,以拟定知识产权交易进程


(三)并购后


跨国并购后,需要整合双方的知识产权和品牌资源。企业应当对于并购后的原有专利与新获取专利进行组合管理与开发;整合品牌资源,调整品牌战略,重新进行商标的布局与管理。通过融合双方的知识产权和技术资产,实现知识产权资产的顺利转移及价值创造。另外,企业文化、经营策略、人力资源中与知识产权相关部分也需进行调整,以完成对新获取知识产权的适应与消化。


另外,企业应建立合理、完善的知识产权管理与评议系统,将知识产权的维护、调查与评估列入常态化管理模式,以帮助企业提高知识产权认知,在并购中更好地制定目标与策略



三、作为被并购方的知识产权风险

应对措施


被并购方在知识产权并购中同样面临着重重风险,因此也需要根据具体的阶段来制定相应的策略。


(一)并购前


无论企业是否有将知识产权转让给他人的打算,制定全面、完善的知识产权清单都是规避知识产权风险的基础工作。企业应及时更新知识产权的效力、属性、范围等信息,并确定何种知识产权属于可能出售或转让的知识产权,何种属于影响企业核心市场竞争力的知识产权。规范的知识产权常态化管理帮助企业在应对可能的并购时能够及时提供可出售、许可、转让的知识产权列表,对可能进行的谈判具备更充分的把握。


另外,有条件的企业可以对知识产权跨境移转所涉及到的相关法律法规进行及时的了解与研究,及时跟进国内外政策环境的变化,了解目标知识产权所涉及的国内外相关审批、登记机制,以应对潜在的法规政策风险。


对于确定了对手方的企业,则可以对并购方的过往并购案例进行了解与分析,通过分析其并购意图、成交对价与并购后企业发展来预判并购行为对被并购方产生的影响。


(二)并购中


在并购进行过程中,双方能否实现共赢很大程度上取决于谈判技巧。谈判的第一步则是谈判小组人员的选择与安排。对于被并购方而言,需要保障核心的技术人员、业务人员、财务人员各司其职,内部法务与外部律师相互协调,全面分析并购可行目标。


其次,应当制定合理的谈判计划,对于对方关注的要点问题准备好谈判材料,分析双方的谈判底线与最佳目标。应当在谈判前及时分析可放弃的与限制的自身利益,谈判进行时,决策者需多方位了解其中的技术、财务与法律风险等,及时参与,果断决策。对于双方的分歧及时进行磋商与应对。若谈判方案失败,则应立即调动提前制定的替代方案,以求掌握谈判的主动权。


(三)并购后


许多人也许会问道,并购的完成不就意味着风险的移转吗,为什么并购后被并购方也会存在风险呢?其实不然,并购中知识产权的转移存在诸多约定方式。若双方在协议中约定了被并购方保留使用权,则应注意在并购后该知识产权的使用范围,更不应进行重复许可或出售,以免违约风险。若约定不保留该知识产权使用权,则更应明确剥离该部分内容,避免侵权使用。


其次,被并购企业需要明确约定过渡期内双方的权利义务,严格对并购所涉及的知识产权签订并履行保密协议,以免损害企业的竞争力。


另外,需要格外注意的是,转让技术时是否约定了回授条款。许多国家技术转让立法禁止合同中出现特定“限制性商业条款”(Restrictive Business Practice),合同中一旦出现这类条款,很可能导致“合同无效”、“不予登记”、“不予批准”之类的后果。根据联合国《关于控制限制性贸易做法的多变协议的公平原则和规则》,“凡是通过滥用或者谋取滥用市场支配地位,限制进入市场或以其他方式不适当地限制竞争,对国际贸易,特别是发展中国家的国际贸易及其经济发展造成或可能造成不利影响,或者是通过企业之间正式或非正式的,书面的或非书面的协议以及其他安排造成同样影响的一切行动或行为都叫做限制性商业行为”。因此,在跨境技术转让中规定非独占性回授的,或约定了非互惠性的独占回授的,受让方不能将自己改进的技术许可给第三人使用,在许多国家被视为有违民事交易公平原则,因此这一做法可能成为反垄断法重点规制的对象。这种情况下,即使谈判成功结束,也有可能面临并购审批部门的反垄断调查。因此,被并购方应当谨慎列入回授条款。



结语

对于境内律师而言,跨境并购法律实践中知识产权问题的重要性日益彰显。在今后的并购实践中,需要更加敏锐地识别知识产权风险,更加准确地评估知识产权价值,以及更为审慎地应对这些知识产权挑战。法律从业人员不仅需要提高相关法律储备,更需要密切关注国际政策走向,积极积累跨国并购中知识产权的审查经验,与海外专业人员进行良好的互动合作,从而更好地提供法律服务,防范知识产权风险。


实习生 李王方衍、王颖对本文亦有贡献


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作者简介:

姚约茜,德衡律师集团高级合伙人,北京德和衡(上海)律师事务所联席执行主任。姚约茜律师毕业于上海交通大学,并取得法学学士、国际法硕士学位,毕业后,姚律师赴美国纽约大学法学院继续深造,获得LLM学位。姚律师同时具有中国律师执业资格和美国纽约州律师执业资格。姚律师曾供职于美国世达国际律师事务所北京代表处、美国贝克麦坚时国际律师事务所北京代表处。姚律师擅长的领域是兼并收购,外商直接投资,私募股权和风险投资,资本市场和区块链相关法律事务


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